商标恶意抢注的判定规则

（作者：穆颖 北京知识产权法院）

《 商标法》 第三十二条后半段规定“不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”。 这是商标授权确权的法律依据中最常与“恶意”联系起来的法律规定， 经常被称为“恶意抢注”条款。 怎样解读该条款的构成要件， 在司法实践中仍存在一些问题和分歧。 笔者认为， 应当以主观要件为核心， 确定该条款的适用规则。 

一 对在先商标“明知或应知”的主观状态是认定采用“不正当手段”的前提 

最高人民法院2010年4月20日发布的《 关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》 第十八条规定， “如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注， 即可认定其采用了不正当手段”。 因此， “明知或应知”他人商标而予以抢先注册就是“不正当手段”的涵义， 是恶意的集中体现， 对此判定的重要前提是注册人对在先商标“明知或应知”的主观状态。

二 从主观“明知或应知”的角度判定“有一定影响” 

在先商标“具有一定影响”是恶意抢注条款的重要构成要件。 《 关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》 第十八条规定， “在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标， 即应认定属于已经使用并有一定影响的商标”。 因此， “有一定影响”要求在先使用的商标达到一定知名度， 然而这种知名度应当达到怎样的标准， 在司法实践中并不统一， 也一直存在争议。

（一）“有一定影响”不宜划定客观统一的标准

有观点认为， “有一定影响”应当达到相当于驰名商标的程度。 主要理由是， 《 商标法》第三十二条后半段是对未注册商标的保护， 禁止恶意抢注的对象是他人在先使用但是并未注册的商标。 众所周知， 我国《 商标法》 采取申请注册制。 一般情况下， 对于商标的保护以注册为前提。 然而商标法第三十二条赋予了未注册的商标一种排斥在后商标注册的效力。 即使是未注册驰名商标， 《 商标法》 第十三条给予的保护也仅限于相同或类似商品上， 并且限于禁止复制、模仿、 翻译驰名商标的行为。 因此， 商标法第三十二条后半段给予未注册商标的保护程度不应当高于未注册驰名商标。 若给予未达到驰名的未注册商标过高的保护， 可能对商标注册制度造成冲击， 使得商标使用人失去申请注册的动力， 可能引发商标注册体系的混乱。 据此， 该观点认为， 应当为“有一定影响”划定一个客观统一的标准， 即构成驰名。

针对上述观点， 笔者认为， 《 商标法》 第三十二条后半段固然是对未注册商标提供一种保护， 但其更重要的立法目的是遏制恶意抢注行为。 根据《 欧盟商标条例》 第52条第1款b项规定， “欧盟商标申请人有恶意申请行为的， 该欧盟商标得被宣告无效”[1]。 在欧盟， 根据上述规定， 所有恶意的商标注册都可以被撤销。 这里“恶意”的范围较为广泛， 包含各种表现形式的非善意注册。 例如： 在双方合作共同经营某品牌过程中， 其中一方私自将商标进行注册， 就被认为是“恶意”申请， 另一方可以请求撤销该商标。 可见， 欧盟法律对于恶意注册的制止力度是较大的， 《 欧盟商标条例》 第52条第1款b项几乎涵盖了申请人通过各种途径获知他人正在使用的商标而予以抢注的所有情形。 对“恶意”范围大小的设定， 从表面上看， 将影响恶意抢注条款的实施效果； 从本质上看， 则体现了法律为商标申请人所设定的诚实信用义务的高低。 在商标授权确权案件中对法律要件的解读和把握， 不仅将影响法律实施的效果， 同时也必将引导市场经营者的行为。 虽然我国是商标注册制国家，但是， 在获知他人商标虽未注册但已经使用的情况下， 法律要求申请人尊重和避让的义务越高， 越能够有效避免秩序混乱和后续纠纷， 越能够引导和培养出理性的经营者， 越能够激励更多强大的自主品牌的诞生和发展。

因此， 笔者认为， 鉴于恶意抢注情形的多样性， 不宜为“有一定影响”设置过于统一、客观的标准， 对其把握应当更为宽泛和灵活，否 则 ， 该 条 款 将 难 以 发 挥 制 止 恶 意 抢 注 的 作用， 不利于我国商标注册质量的提高和竞争秩序的稳定， 亦可能影响国际上对我国经营者普遍诚信评价的高低。

（二）“有一定影响”是推定注册人主观“明知或应知”的重要因素

笔者认为， “有一定影响”的判定应当根据个案情况具体把握， 达到可以推定主观“明知或应知”的程度即可。

在原告娜可丝实验室有限公司诉商标评审委员会、 第三人郑沧宇商标不予注册(异议)复审行政纠纷案[2]中（ 下称娜可丝案） ， 法院判决指出“在对知名度要件进行认定时， 很难对引证商标知名度的高低设定明确统一的客观标准， 而往往将其作为考查被异议商标注册人恶意的考虑因素之一”。 可见， 知名度既是《 商标法》 第三十二条后半段适用过程中的一个客观要件， 更是推定注册人主观明知或应知的重要考量因素之一。

对在先商标的应知或明知， 是注册人的主观状态， 并没有证据能够直接证明， 而仅可能通 过 客 观 表 现 予 以 推 断 。 往 往 在 先 商 标 知 名度越高， 注册人知晓该商标的可能性越高。 因此， 在先商标的知名度， 是推断注册人对在先商 标 知 晓 的 重 要 因素。 从这个角度分析可知， 不需要为“有一定影响”划定一个客观的标准， 而是应当以足以推定注册人“明知或应知”为标准， 进行个案判断。

（ 三 ） “ 有 一 定 影响”的具体证据要求

《关 于 审 理 商标授权确权行政案件若干问题的意见》 第十八条规定， 有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、 区域、 销售量或者广告宣传等的， 可以认定其有一定影响。 该规定对能够证明在先商标知名度的证据内容进行了列举，然而在司法实践中， 有关证据的采纳标准问题仍
然较为突出。

1、 是否所有销售、 宣传的证据都可以作为在先使用的证据

在玛丽萨公司(MALISAR SARL)诉商标评审委员会、 第三人义乌市雪芙蓉化妆品有限公司[3]不予注册(异议)复审行政纠纷案中， 玛丽萨公司提交了其在香水上在先使用“Remy Marquis”的证据， 但没有获得法院的支持。 玛丽萨公司提交了通过谷歌搜索引擎搜索“Remy Marquis”的中文检索结果以及“Remy Marquis”香水在其他国家或地区销售、 宣传的证据。 针对这些证据， 法院认定， 通过谷歌搜索引擎搜索“RemyMarquis”的中文检索结果， 虽然显示相关公众能够通过网络了解“Remy Marquis”是法国香水的品牌， 但该结果未显示“Remy Marquis”与玛丽萨有限公司的联系， 所有“Remy Marquis及图”和“Marquis”标志的使用证据均发生在中国境外， 玛丽萨公司在庭审中对此亦承认， 本案的现有证据不能证明上述标志已经在中国进行了实际使用并在中国的相关公众中形成了一定认知，据此判定在先商标并未满足“有一定影响”的要件。 根据该案裁判， 虽然对于“有一定影响”的证据不宜确定统一的标准， 但在当事人对在先商标使用事实的举证过程中， 至少应当满足一个要求， 即《 关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》 第十八条规定的“在中国境内实际使用”的要求， 这是知识产权地域性的体现。

2、 是否所有域外使用证据均不可接受

知识产权地域性是否导致所有域外使用的证据都不可以被采纳， 是司法实践中存在的重要问题之一。 在前文提到的娜可丝案中， 娜可丝公司提交了Marie Claire杂志对娜可丝公司及其“NUXE”产品的增刊报道册； 娜可丝公司于1999-2003年的杂志广告清单、 有关娜可丝公司“NUXE”产品在各种时尚杂志上的广告页；娜可丝公司网站上的众多著名国际时尚杂志关于“NUXE”产品的广告刊登情况； 娜可丝公司2004年在我国台湾地区和香港特别行政区的杂志宣传“NUXE”部分广告列表及报道； 2002-2003年娜可丝公司在新加坡时尚杂志发布“NUXE”产品广告情况列表及广告页； 在Google上搜索“NUXE”的网页搜索结果； 国内化妆品论坛有关“NUXE”的产品信息。 在上述证据中， 在中国大陆地区的使用证据仅包括一份国内化妆品论坛有关“NUXE”的产品信息， 其余均为在欧美国家以及香港地区的销售、 宣传证据。 如果在中国大陆地区以外的销售、 宣传证据均不可接受，则在案证据将难以证明“NUXE”商标构成商标法第三十二条所指有一定影响的商标。 然而， 该案判决作出了如下认定： “娜可丝公司在商标异议复审中提交的证据以及在诉讼阶段提交的补强证据， 能够证明其在使用‘NUXE PARIS及树图形’系列商标， 在被异议商标申请注册日之前已经在欧美国家以及香港地区具有了较高的知名度， 且通过娜可丝公司对其商标的宣传和使用，使得其‘NUXE PARIS及树图形’商标具备了较高的商业价值， 具有了一定的影响力。 鉴于化妆品类商品属于受关注度较高的日常用品， 相关公众对该类商品的认知程度有别于其他商品， 且客观上确实存在大量的我国相关消费者由国外购买并带回国内使用的情况， 综合上述因素进行判断， 能够认定在被异议商标申请注册日之前， 娜可丝公司的‘NUXE PARIS及树图形’商标在化妆品等商品上在我国大陆地区已为相关公众所知晓， 并形成了一定的知名度”[4]。

根据娜可丝案的裁判可知， 司法机关并非对于所有域外使用证据均不予接受， 而是结合商标在域外使用的情况以及所使用商品的特点具体判断， 如果域外使用证据能够证明中国境内相关公众对该商标的知晓程度， 即该商标的影响及于中国大陆地区， 则该证据可以用于证明在先商标的知名度。

三 可用于推定注册人主观“明知或应知”的其他因素 

除了在先使用的商标达到一定知名度外， 还有一些因素可以作为推定注册人对在先使用商标“明知或应知”的考量因素。

（一）商标标识的特点——臆造、独创与相似

如果在先使用的商标文字系臆造词汇， 或者商标标识具有一定的独创性， 那么在后申请商标与其相近似的程度， 可以用于推定注册人是否对在先商标“明知或应知”。

在卡比利狄商标异议复审案[5]中， 针对广东华茂实业有限公司在第20类家具等商品上申请注册的“卡比利狄CAPPELLETTI及图”商标， 凯贝丽帝有限公司提出该商标是恶意抢注了其在先使用并有一定影响的CAPPELLETTI商标。 该案中， 法院指出， 异议人主张被抢注的在先商标是一件臆造商标， 并进一步指出， “因臆造商标不属于现有词汇或图形， 故除非具有充分合理的理由， 通常可以认定他人只有在知晓该臆造商标的情况下才可能注册相同或基本相同的商标。 注册人并未举证证明涉案商标系由其独立设计创作，故合理推定注册人系在知晓在先商标的情况下申请注册的涉案商标”[6]。

在余春明诉商标评审委员会、 第三人切迟·杜威有限公司ARM & HANMER商标异议复审案[7]中， 法院判决认定， 切迟·杜威有限公司在食用苏打等商品上在先使用的“ARM & HANMER及图”商标的独创性较强， 而被异议商标与该商标的图形部分几乎相同， 余春明虽然主张“ARM & HANMER及图”商标来源于古罗马神话， 不具有独创性， 且被异议商标具有“手臂举起锤子有力量， 食品使人强壮有力量”的含义， 但上述主张也不能作为被异议商标与“ARM & HANMER及图”商标的图形部分高度近似的合理解释。

（二）商标注册人与在先使用人的联系——所处地域、从事行业

在部分案件中， 当事人所处的地理位置和所从事的行业也可能成为判断注册人恶意的重要因素。 注册人与在先使用人所处地域距离越短， 注册人与在先使用人从事的行业越接近， 注册人知晓在先使用商标的可能性越高。

在“仙宫养生泉XIAN GONG YANG SHENG QUAN及图”商标异议复审案[8]中， 涉案商标由湖南仙宫养生泉饮料有限公司申请注册， 湖南仙宫矿泉水有限公司提出异议， 仙宫矿泉水公司的证据可以证明在涉案商标申请日前在矿泉水商品上其使用了“仙宫养生泉”商标， 且在一定区域具有一定的影响力。 当事人双方同处湖南， 且为同业经营者， 其应当知晓上述情况，而仙宫养生泉饮料有限公司仍在与矿泉水商品类似的商品上注册与在先商标相近似的商标，应认定其具有主观恶意。

（三）商标注册人的其他行为——注册后的使用行为等

在部分案件中， 商标注册人注册后的不当行为可以反推其注册时的主观状态。 

在“蓝带将军及图”商标无效宣告纠纷案[9]中， 涉案商标由山东省雪野啤酒有限公司申请注册， 肇庆蓝带啤酒有限公司提出无效宣告请求。该案判决认定， 从雪野公司涉及诉争商标的产品的广告展示图片来看， 其存在故意模仿啤酒行业知名品牌的主观意图，也成为判定注册人注册时主观恶意的考量因素。 除此以外， 在ARM & HAMMER案中， 注册人开办的公司先后申请注册了多件与在先使用人公司使用或者注册的商标标志高度近似的商标也成为判定恶意的考量因素。

综 上 ， “ 明 知 或 应 知” 是 适 用 商 标 法 第三十二条后半段时对抢注人主观状态的要求。 虽然当事人在申请注册商标时的主观心态不为人所知， 但是客观存在的事实及当事人的行为能够对商标注册人的主观心态予以推定。 因此， 在先商标的知名度、 独创性、 商标注册人所处的地理位置、 所从事的行业以及注册商标后的行为等多种因素均可以作为判断商标注册人申请时是否“明知或应知”的考量因素。 需要指出的是， 笔者文中提到的所有案例均非仅仅根据唯一考量因素即判定恶意的情形。 因此， 对主观状态的判断， 往往需要综合考虑多方面因素， 并且这些因素有可能相互影响， 这并非是仅根据某一考量因素就能得出结论的过程。


注释

[1]“ 中欧商标恶意注册和地理标志研讨会” 资料，2016年6月23-24日。
[2]（2012） 一中知行初字第1053号及（2013） 高行终字第86号行政判决。
[3]（2012） 一中知行初字第982号及（2012） 高行终字第1937号行政判决。
[4] 同注[2]。
[5]（2012） 一中知行初字第335号； （2012） 高行终字第1862号。
[6] 同注[5]。
[7] (2012)一中知行初字第1239号； (2013)高行终字第1311号。
[8]（2015） 京知行初字第2000号。
[9] (2015)京知行初字第1155号。