在先商号权益的继承应以特定商誉的承继为要件

　    本案要旨


　　若企业的在先商号经过其在先登记并长期使用，在取得了一定商誉后，使相关公众能够与其所标示的商品或服务来源产生对应关系时，即使因企业改制、名称变更等原因，导致该企业名称中起到显著识别部分的“商号”发生改变，但只要相关公众仍将原商号与变更后的企业相对应，则变更后的企业仍能承袭原企业在先商号所承载的商业信誉，成为在先商号权益的权利主体。


　　案情


　　第4296727号“四砂SISHA”商标（下称被异议商标）由青岛四砂泰益研磨有限公司（下称四砂泰益公司）于2004年10月8日申请注册，指定使用在第8类磨具（手工具）、磨石（手工具）、磨轮（手工具）等商品上。


　　在法定期限内，鲁信创业投资集团股份有限公司（下称鲁信创业公司）向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出异议申请。商标局裁定鲁信创业公司所提异议理由不成立。


　　鲁信创业公司不服商标局裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出复审申请，其认为：该公司的“四砂”商号源自建国初期老厂名称，并作为合法沿袭主体享有在先权利；被异议商标损害了鲁信创业公司在先的“四砂”商号权益，并构成对鲁信创业公司在先使用并有一定影响力商标的恶意抢注；四砂泰益公司经营者曾在鲁信创业公司企业任要职多年，深谙“四砂”品牌价值，且双方有过商业合作，四砂泰益公司系恶意抢注他人知名品牌。鲁信创业公司提交了企业发展历程简介、企业更名过程的相关证明、山东省工商行政管理局下发的《关于四砂股份有限公司名称登记的报告》文件、上海证券交易所1996年下发的《关于四砂股份有限公司人民币股份上市交易的通知》、鲁信创业公司名下“四砂”与“SISHA”系列商标详细信息、四砂泰益公司经营者在鲁信创业公司企业的任职履历及相关聘任公告文件等证据。


　　2012年12月3日，商标评审委员会作出被诉裁定，认定：在被异议商标申请注册日前，鲁信创业公司一直将“四砂”作为商号使用并加以宣传，该商号亦己被相关公众所熟知并认可。四砂泰益公司与鲁信创业公司同处山东省，应对鲁信创业公司“四砂”商号有所知晓，且四砂泰益公司在答辩书中明确认可了其曾与鲁信创业公司有过商业合作关系的事实，其申请注册被异议商标的行为难言善意。且被异议商标指定使用的磨具（手工具）等商品与鲁信创业公司“四砂”商号所对应使用的砂轮磨具商品在功能、用途等方面具有密切的联系，被异议商标的注册和使用将会对鲁信创业公司的商号权益构成损害，违反了根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法第三十一条有关不得侵犯他人在先权利的规定。据此裁定：被异议商标在复审商品上不予核准注册。


　　另查，鲁信创业公司最早为张店砂轮厂，1963年经中华人民共和国第一机械工业部批准定名为第四砂轮厂，1991年经淄博市机械工业管理局批准更名为“中国第四砂轮厂（一）”，1995年变更为四砂股份有限公司，2005年1月20日变更为山东鲁信高新技术产业股份有限公司，2011年3月15日变更为鲁信创业公司。


　　在诉讼过程中，鲁信创业公司补充提交了第四砂轮厂被国家经济委员会于1988年授予的第二届全国设备管理优秀单位、国家机械工业委员会于1988年授予的机械工业设备管理优秀单位等荣誉、该公司砂轮产品出库单、发票，时间为2002年至2004年均标注为“四砂股份有限公司”、中国机械工业联合会《关于“四砂 SISHA”商标异议行政争议案相关说明的函》、山东泰山磨料磨具股份有限公司《关于中国第四砂轮厂申请只用第一名称的变更报告》、鲁信创业公司参加2013年上海及郑州行业展会资料（其中在鲁信创业公司的相关展台名称下方标注为“原四砂股份有限公司”）等证据。


　　判决


　　北京市第一中级人民法院认为：被异议商标于2007年1月被商标局初审公告，而商标异议申请人鲁信创业公司在2005年已经由四砂股份有限公司变更为现名称，即在被异议商标核准注册时在先异议申请人的在先商号已不存在，不影响被异议商标的注册，故商标评审委员会关于被异议商标的注册侵犯鲁信创业公司在先商号权益的认定存在错误，遂判决撤销被诉裁定、由商标评审委员会重新作出裁定。


　　商标评审委员会和鲁信创业公司均不服一审判决，提起上诉，认为被异议商标的注册申请损害了其在先“四砂”的商号权益，应不予核准注册。北京市高级人民法院经审理认为，被异议商标的注册申请侵犯了鲁信创业公司在先的“四砂”商号权益，故判决撤销原判，维持被诉裁定。


　　评析


　　根据我国反不正当竞争法及其司法解释的规定，企业的在先商号权益均属于商标法在先权利所规定的范畴之内。同时，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条第二款规定，人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。该案的争议焦点也就随之产生，在先商号权益的权利基础是什么，主张在先商号权益的主体应当具备何种资质？


　　《保护工业产权巴黎公约》第八条规定，厂商名称应在该联盟所有国家受到保护，而无申请或注册之义务。同时，我国企业名称登记管理规定第三条规定，企业名称在企业申请登记时，由企业名称的登记主管机关核定。企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定，企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。


　　根据前述法律规定，我国企业名称采取登记生效主义，即我国企业名称的保护是以在先核准登记为前提条件的。若企业名称因特定的历史原因（特别是我国全民所有制企业特殊的管理体制）如改制等发生名称变更时，其在先基于特定名称所形成的权利是否当然消灭，企业名称中包含的相关要素重新回归“公有领域”，任何主体均有使用的权利，还是在特定条件下可以继承，这是一个值得再思考的问题。


　　“企业名称”（包含在先商号权）具有可继承性。虽然根据《企业名称登记管理条例》的规定，企业名称自其登记时即享有了特定的权利，但是根据我国计划经济时代特有的名称登记制度，在不同区域内，该权利的范围是有限的。同时基于我国反不正当竞争法属行为法的特性，当“企业名称”能够成为我国反不正当竞争法所保护的客体时，显然其是通过使用、宣传，承载了特定的商业信誉，从而能够标示商品或服务的来源、以及其他能够吸引消费者进行购买的内在价值。如同“波纹效果”，当“企业名称”使用的越广、知名度越高时，其“石子入水”的高度就越高，形成的波纹就越广，即保护区域就越大。


　　在此基础上，只要商事主体的使用意图和实际使用行为未中断，则“企业名称”即具有可继承性。然而，若变更后的企业由于自身原因已经放弃或怠于对在先商号进行使用或宣传，导致在先商号所承载的商誉已经放弃，则变更后的企业不得再行主张在先商号的相关权益。具体可以从以下5个方面进行考量：“企业名称”的变更具有被动性；原“企业名称”的使用具有主观性；客观上实施了继续使用原“企业名称”的行为；原“企业名称”的商誉存在延续性；相关公众足以认知前、后“企业名称”变更的主体对应性。


　　该案中，通过鲁信创业公司在商标异议复审阶段所提交的企业新产品获奖荣誉、相关报道，以及在诉讼阶段所提交的“四砂”厂的建立经过及相关荣誉、产品销售发票，足以证明在被异议商标申请注册日前，鲁信创业公司原“四砂”商号经过广泛的使用、宣传已经在砂轮磨具等商品上具有一定知名度；同时“四砂”作为我国特定历史时期所形成的具有一定文化、产业、经济含义的企业商号与鲁信创业公司具有密切的内在联系，结合鲁信创业公司在2004年11月以来申请注册了多件含有“四砂”标识的商标，与多件含有“四砂”商号企业具有关联关系，以及2013年在展会上仍以“原四砂股份有限公司”进行宣传的事实，可以证明鲁信创业公司存在继续使用“四砂”商号所形成商誉的主观意图，而且该商誉亦能延续至鲁信创业公司。四砂泰益公司虽主张鲁信创业公司自行放弃了“四砂”商号，甚至否认“四砂”的称号，但是并未提交相关证据予以证明，故不应予以认定。因此，被诉裁定的相关认定是正确的。 。（陶 钧 作者单位：北京市高级人民法院）