欧洲专利局明确：初始申请文件中未公开的权利放弃可予接受

众所周知，在处理对权利要求书的修改时，如果该修改在字面上与初始申请文件中的措辞有所不同，欧洲专利局的一贯做法是从严处理。

无论是积极修改（如新增若干特征以便进一步限定所主张的专利内容），还是消极修改（如加入权利放弃以便排除原主张之专利内容的一部分），欧洲专利局的这种严格做法都同样适用。如果此类修改从文字上看并不以初始申请文件中的措辞为基础，那么不可避免的风险是，欧洲专利局将对新增的内容不予认可。

欧洲专利局最高审级机关即扩大上诉委员会（EBA）在其最近的一个裁决中进一步阐明了初始申请文件中不存在的权利放弃在何种条件下可以加入权利要求，而不违反关于新增内容的禁止性规定。

具体而言，扩大上诉委员会在其第G1/16号中首先确认了其先前裁决即第G2/10号裁决已经做出的认定。该决定认定，以公开的权利放弃方式对权利要求进行的修改要获得准许，黄金标准要求评估引入权利放弃后权利要求留存的内容是否已经在初始申请文件中明示或默示地、直接或者隐含地公开。

另一方面，扩大上诉委员会在其第G1/16号决定中认为，根据定义，上述黄金标准不能适用于未公开的权利放弃。这是因为，根据扩大上诉委员会的表述， “如果权利放弃本身及其所排除的内容均没有在原始提交的申请文件中公开，即未公开的权利放弃被引入在权利要求中，那么，（几乎）必然的结论就是：加入这样一个未公开的权利放弃之后，权利要求留存的内容从字面上几乎不可能被认为已经在原始提交的申请文件中明示或默示地、直接或间接地得到公开。”

因此，扩大上诉委员会在第G1/16号裁决中的第一观点是，权利放弃的可接受性首先取决于，该权利放弃是否在初始提交的申请文件中已经公开。

由此，扩大上诉委员会认为，未公开的权利放弃的可接受性问题不受其第G2/10号裁决的约束；相反，该问题仅受其早些时候作出之另一裁决即第G/103号裁决的约束。在该裁决中，扩大上诉委员会已经明确阐述了此种可接受问题，并指出了在判断未公开的弃权声明是否可以接受时，必须遵循如下标准：

（1）该权利放弃必须排除了早期提交但未公开的欧洲专利申请或者PCT专利申请中业已披露的内容，或者代表了所主张之内容的偶然预见，或者因为非技术的原因而被排除在可专利性之外，以及

（2）该权利放弃与该发明的教导无关。

不过，扩大上诉委员会也在第G1/16号裁决中更进一步地做出了以下补充说明：

“这种权利放弃的引入不得为原始提交的申请文件所披露之内容提供技术性贡献。特别是，它不能与评估创造性或者充分公开问题具有关联性或者即将具有关联性。权利放弃不得超出为恢复新颖性或者为放弃因非技术原因而被排除在可专利性之外的内容所必需的限度。”

扩大上诉委员会的这个新裁决将大大有利于欧洲专利局制度的所有用户，帮助他们判断在什么时候可以用权利放弃的方式修改申请文件。因此，这个新裁决也将有助于使得欧洲专利局制度更加友好易用。