美法院推翻PTAB裁决，TCL对WPI的专利无效挑战被否

7月19日，美国联邦巡回区上诉法院推翻了美国专利及商标局（USPTO）的专利审理和上诉委员会（PTAB）的一个裁决，判定美国专利经营公司Wireless Protocol Innovations, Inc.（缩写为WPI）的一个数据传输专利8,274,991中的四个权利要求是有效的。六年前，中国公司TCL科技的美国子公司TCT Mobile, Inc.就WPI的三个专利向PTAB提起了四个多方复审（IPR）的申请。PTAB在2018年和2021年的两次审理中均判定了WPI的相关专利权无效。

该上诉法院认为TCT没有在最初的多方复审程序中及时地提出一个论点，而在发回重审时才提出这个论点，这种情形构成了“权利的丧失（forfeiture）”。

案件经过：

2015年10月，WPI在美国德克萨斯东区联邦地区法院分别起诉了中兴通讯和TCT，指控这两个公司生产的手机侵犯了其四个专利6,381,211、8,274,991、8,565,256和9,125,051。加拿大公司Wi-LAN, Inc.是WPI的母公司，并曾拥有这四个专利，但于2015年将它们转让给了WPI进行经营。Wi-LAN公司曾用其中第一个专利，即’211号专利，起诉过苹果公司、爱立信集团、索尼公司和LG集团等。

2016年，TCT请求PTAB对四个涉诉专利中除’211号专利以外的三个专利进行多方复审。这三个专利是同族专利，名称均为“一个关于在一个单点对多点的通讯系统中，分配在链路上的上行时隙的协定”。这些专利技术涉及移动电话等客户端设备（CPE）在向基站控制器（BSC）（如手机信号塔）传输数据时如何争夺带宽。2018年，PTAB判定了这三个专利中受到挑战的权利要求都为无效。WPI就PTAB的所有裁决向联邦巡回区上诉法院提起了上诉。2019年，该上诉法院维持了PTAB关于’256号专利和’051号专利的判决，但推翻了PTAB关于’911号专利的判决，并将其发回重审。’911号专利中被挑战的四个权利要求包括：权利要求1、权利要求3至权利要求5。

在重审时，PTAB发现了被引证的现有技术专利6,466,544允许数据包的传输，而’911号专利中的权利要求1包含着不允许数据包的传输的状态，所以’911号专利揭示了在这种新状态下的数据传输方法，与’544号专利相比具有非显而易见性。TCT辩称，当’544号专利被修改后就能把这种“不允许数据包的传输的状态”包含进去。PTAB同意了TCT的论点。2021年4月，PTAB发布了重审的结果，维持了原判。

今年7月19日，联邦巡回区上诉法院推翻了该重审的结果，判定PTAB不应该同意TCT的论点，因为TCT不应在重审时才提出该论点。该上诉法院认为TCT在提出了其多方复审的申请后，WPI指出了现有技术专利’544没有揭示“不允许数据包传输的状态”。TCT了解了WPI的论点，并坚称了’544号专利包含这种状态。而在重审时，TCT改变了立场，转而提出了修改’544号专利以包含这种状态来证明’911号专利的显而易见性。最终，该上诉法院判定了’911号专利中的四个权利要求均有效。

争议要点：

该法院的一位法官就此发表了意见，即无论在一个多方复审程序之后的任何时间点再提出一个新的论点，这种举动是否本该被视为权利的丧失，PTAB的审理指南或先例性判决都没有对此界定过。一个专利所有者一定会反击一个复审请求人的论点，那该请求人是否可以改变立场以应对，本案没有提供机会来讨论这个议题，但这个议题的重要性不言而喻。