恶意诉讼的“恶意”该如何判定

作者：矫鸿彬 金杜律师事务所

概要

恶意诉讼，这一起源于英美侵权行为法的概念，通常被认为是一种侵权行为。在商标领域，恶意诉讼基本上与商标撤销或无效相伴相生。对恶意诉讼的定义、构成要件、判定标准等却迟迟未有法律法规或司法解释予以详细规定和明确。随着商标授权确权案件数量的增多，被撤销或宣告无效的商标数量的增加，恶意诉讼无疑也会放量增长。商标恶意诉讼的法律边界究竟该如何划定？如何正确划分恶意诉讼和正当维权的界限，达到保护权利与防止权利滥用的平衡？这一问题值得深入研究和探讨。本文主要从商标恶意诉讼中主观“恶意”的判定角度抛砖引玉，与业内同仁分享一些初步思考。

恶意诉讼的定义和相关法律规定

恶意诉讼起源于英美侵权行为法，TRIPS协议中也有一定体现，我国目前还没有关于恶意诉讼的专门规定。在缺乏法律明确规定的情况下，恶意诉讼的定义散见于最高人民法院的相关报告以及人民法院的判决中。根据《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》（2004）（以下简称“最高2004报告”），恶意诉讼“一般指故意以他人受到损害为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为”。北京知识产权法院在其入选2015年度北京法院知识产权十大创新性案例的北京远东水泥制品有限公司诉北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案（“远东水泥案”）中认为，“所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为”[i]。

从案由上来看，恶意诉讼以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”被列入2011年2月18日修正的《民事案件案由规定》的第五部分“知识产权与竞争纠纷”中的第十四项“知识产权权属、侵权纠纷”。

在商标领域，2002年《中华人民共和国商标法实施条例》（“2002年商标实施条例”）第三十六条规定，依照商标法相关规定撤销的注册商标视为自始即不存在，但对在撤销前人民法院及工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的裁判和处理决定等不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”。该条文但书部分可以理解为是针对商标恶意诉讼的规定，但却没有进一步的配套细则。现行《中华人民共和国商标法》（2013修正）第四十七条延续了上述2002年商标实施条例第三十六条的规定，只是由“撤销”变更为“宣告无效”。但针对恶意诉讼，仍是以但书形式，采用了一致的规定。

最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见（2011年12月16日）》规定：“对于明知其专利权属于现有技术或者现有设计，仍然恶意向正当实施者及其交易对象滥发侵权警告或者滥用诉权，构成侵权的，可以视情支持受害人的损害赔偿请求” 。此意见可视为对专利恶意诉讼标准的进一步明确，但对于商标恶意诉讼案件却仍缺乏更进一步的规定。

恶意诉讼的构成要件

通常认为，恶意诉讼是一种侵权行为，因此，需要满足一般侵权行为的四个要件，即主观过错、违法行为、损害后果以及违法行为与损害后果之间的因果关系。

在前述远东水泥案中，北京知识产权法院认为：“某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁。2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3、具有实际的损害后果。4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系”。

也有观点认为，应当结合知识产权诉讼的特点，对传统侵权行为的四个构成要件作出适应性的解释，归纳为三个要件：“一是无事实依据和正当理由提起民事诉讼，尤其是知识产权诉讼中没有权利基础。二是故意以损害他人为目的。三是致使其他人受到了损失”[ii]。

知识产权恶意诉讼的违法性并非在于提起诉讼本身，因为只要是权利人即享有诉权，其违法性主要体现在诉讼的提起在客观上所依据的基础并不存在或不稳固，任何一个理性的诉讼当事人不会认为其诉讼具有正当性。恶意诉讼与普通诉讼的主要区别就在于起诉时主观方面的“恶意”。

“主观恶意”的判断标准

侵权行为的主观过错一般包括故意或过失，对恶意诉讼的范围应严格限定，过失应该排除在外[iii]。无论如何，“主观恶意”都是公认的恶意诉讼的构成要件之一。毋庸置疑，商标权人提起侵权诉讼之时，其商标权通常都处于有效状态。那么，在商标被撤销或宣告无效后，如何判定其在前提起的商标侵权诉讼是否是基于“恶意”呢？

最高2004报告认为，“恶意诉讼中的“恶意”主要体现在两个方面，一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据；二是具有侵害对方合法权益的不正当的诉讼目的”。可见，提起恶意诉讼的原告，首先，其主观上一定是“明知”状态，即明知自己的起诉缺乏事实和法律依据；其次，起诉并非基于正当维权的目的。北京知识产权法院认为：“所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的的方式，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害”[iv] 。

众所周知，主观状态着实难以用直接证据加以证明。因此，多数情况下只能根据间接证据形成的证据链予以推断。比如，在专利领域，“可以从三个方面推断行为人的“明知”状态：一是行为人的背景，包括行为人在该领域从事活动的时间及技术职务，在该领域的地位等；二是行为人的行为表现，如行为人伪造证据，或者为公开技术伪造保密协议，以起诉打击对方；三是其他因素。如行为人在诉讼外向人表明其诉讼没有事实法律依据，或者将明知没有新颖性的技术申报专利，并告他人侵权”[v]。

另外，关于“明知”的内容，是要求原告知道自己没有相关知识产权，还是知道自己的权利不稳定，很可能会被撤销或宣告无效？对于原告起诉时是否具有权利基础，一般容易判断，且不会产生争议。但对于原告起诉时是否明知自己会丧失当时所享有的权利，则难度较大。对商标而言，判断其是否应被撤销或宣告无效的时间点通常为商标的申请日，因此，应回溯到商标申请日，判定商标是否在当时满足法定条件而应被撤销或宣告无效。

事实上，权利人对于自己权利的稳定性通常难以判断，对被撤销或宣告无效的可能性也难以预见[vi]。在恒盛公司诉多棱公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案中，“多棱公司在两次向法院提起专利侵权诉讼时，均具有合法的权利基础……多棱公司对恒盛公司的诉讼行为虽然历经多次反复，但均与其据以主张权利的专利有效性发生变化有关。而涉案发明专利的有效性发生多次变化，系专利行政机关和司法机关的评判存在不一致导致。这些情形的发生并不以多棱公司的意志为转移” [vii]。

但基于上述，是否意味着权利人对自己权利的将来状态就一定没有预判呢？事实可能并非如此，这就需要考虑当事人在申请获得相关权利时的主观状态，即是否明确地知道其权利符合被撤销或无效法定理由所依据的事实，以此来判断其在后提起侵权诉讼时的主观状态是否具有“恶意”。如果证明当事人当时知道所述事实，则侵权诉讼也很可能构成恶意诉讼。在陈自力诉东莞市龙行胜机械有限公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷及因申请知识产权临时措施损害责任纠纷案中，一审法院温州中院认为，“恶意提起知识产权诉讼，以当事人主观上是否存在故意使他人受到损害为目的，基于存在明显无效事由的专利权提起侵害专利权之诉作为界定标准” [viii]。

从商标来看，根据现行商标法第四十四、四十五条的规定，对于已经注册的商标，如果违反绝对理由条款如第十、十一、十二条，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，或者违反相对理由条款如第十三条第二、三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，可能被宣告无效。这其中，有些条款是只针对“明知”的主观状态，比如第十五条规定的代理人、代表人以自己的名义注册被代理人或被代表人的商标，或基于合同、业务往来关系或其他关系而明知他人商标存在，但有些条款却包括“明知或应知”两种主观可能性，比如第三十二条后半段。如果商标被宣告无效所依据的条款是只针对主观“明知”状态，则侵权诉讼应很可能被认定为恶意诉讼；但如果商标被宣告无效所依据的条款中包括“明知或应知”两种主观状态，则不易判断侵权诉讼是否构成“恶意诉讼”，除非商标局或商评委的认定中明确当事人申请商标是基于“明知”的主观状态。

以现行商标法第三十二条（同2001年商标法第三十一条）后半段为例

现行商标法第三十二条后半段规定：“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发【2010】12号）（以下简称“授权确权意见”）第十八条进一步规定：“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段”，“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标”。据此，商标申请人的主观状态有两种可能：明知或应知。明知的情况是可以确凿无疑地确定当事人知道，例如申请人曾经从事过带有该商标的商品生产和销售，肯定知道商标在中国境内的使用；而应知则是一种推定，是很可能知道（虽然实际上当事人未必知道），例如带有该商标的商品在国内有一定持续使用时间、销售量和宣传，申请人处于相关行业，可以推定应当知道。另外，根据该规定，“明知或应知”的对象一定是在中国境内实际使用并有一定影响的商标，而不仅仅只是知道该商标的存在而已，商标的地域性并不排除同一商标在国内外存在不同权利人的情形。

既然上述第三十二条后半段所规定的商标申请人的主观状态为“明知或应知”，对于违反该条规定而被宣告无效的商标，不能直接认定该当事人在商标被无效之前提起的侵权诉讼就是恶意诉讼，还要根据违反三十二条后半段的具体情形而定，只有在属于该条规定的“明知”他人商标“在中国境内实际使用并有一定影响”的情况下，其在获得商标注册后提起的商标侵权诉讼才有可能构成恶意诉讼，“应知”状态意味着商标申请人被推定在其申请商标时应当知道其申请违反法律规定，这种主观状态无法得出其在之后提起商标侵权诉讼时“明知”其起诉缺乏事实和法律依据的结论，也就是说，起诉时不会明确知道其商标权会因当时申请商标时违反了相关法律规定而被宣告无效。

可见，恶意诉讼与行政授权确权程序中对商标申请人主观状态的认定是有区别的，行政案件中认定违反商标法第三十二条并不代表当事人明知其提起的侵权诉讼无合法理由。因此，基于“应知”主观状态的商标撤销不应得出对“恶意诉讼”的认定。

山东省高级人民法院在其审理的一起涉及2002年商标法实施条例第三十六条的案件中认为：“实施条例但书条款后的恶意与注册商标时的恶意不是一个概念，否则没有必要再规定但书条款”，“依据商标法第三十一条之规定注册商标被撤销，不必然导致赔偿的法律后果，是否应予赔偿，应以商标注册人注册涉案商标时的主观状态分析认定其行为能否构成恶意”、“在撤销涉案商标案件审理过程中，重在保护在先使用人的权益，本案认定行为人的恶意应苛以更高的标准，同时能否达到一定影响实践中可能存在差异，只有在相关职能部门作出审查后方可认定，存在不确定性，由此导致涉案商标被撤销不足以认定某公司的行为具有过错，即不应承担赔偿责任。同时亦不能因涉案商标的注册违反商标法第三十一条被撤销即反向推定行为人存在主观上的恶意”[ix]。

可见，对于因违反现行商标法第三十二条后半段的规定而被宣告无效的商标而言，如要判断在商标被无效之前，彼时权利人提起的商标侵权诉讼是否为恶意诉讼，需要判断商标申请人在申请商标时的主观状态，即是否明知其申请行为具有商标法规定的应当被宣告无效的情形，如果明知，即意味着其在提起诉讼时也明知自己的权利不稳定、会被宣告无效而使其丧失权利基础，在这种情况下，如果仍然提起侵权诉讼，则才可能构成恶意诉讼。当然，还要考虑其提起侵权诉讼的目的是否为侵害他人合法利益。

当前的司法实践 

目前所能检索到的关于恶意诉讼的案例多为涉及专利的案件，而法院认定恶意诉讼成立的案件都是因权利人明显基于已放弃或被撤销或无效或根本不属于自己的权利而提起的诉讼，还没有基于权利人明知自己的权利状态不稳定、可能丧失权利基础却故意提起侵权诉讼的案例。如前述远东水泥案所认定的恶意诉讼，就是当事人在已放弃、修改专利权利要求的情况下，却仍基于原权利要求提起侵权诉讼，起诉时明显缺乏权利基础，具有“恶意”。

在最高人民法院发布的2015年中国法院50件典型知识产权案例之四十、2015年浙江法院十大知识产权保护案件之八：魏章莉与谢家兴因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案中，法院认为，谢家兴的虚假陈述、申请作品登记时声明的创作时间晚于市场流通的时间、诉讼程序中的表现等证明其在提起侵权诉讼之时并非真正著作权人，却仍想通过诉讼途径获利，具有损害他人权益的直接故意，因此构成恶意诉讼[x]。本案即是一件原告基于根本不享有的权利而提起侵权诉讼并被认定构成恶意诉讼的案例。

在四川省宜宾杞酒厂与四川省射洪沱牌曲酒厂等十一家单位恶意商标索赔纠纷一案中，一审法院四川省高级人民法院认为：““杞酒”与“枸杞酒”作为一种商品的名称，在公众消费的领域中并无区别，宜宾杞酒厂生产的杞酒原以“豪雅”二字为注册商标，但为了达到防止“万一今后杞酒行销，别人就会以其他牌号的杞酒冲击”的目的，即以“杞”字申请为注册商标，并在申请“杞”字商标注册时隐瞒“中国杞酒”是以枸杞为基本配料的事实，骗取“杞”字商标的注册。在获准“杞”字商标注册后，即向上列以枸杞作为主要原料的杞酒生产企业及营销单位索赔，滥用了注册商标所特有的专用权，损害了同类商品生产者和经营者的合法权益，以及正常的经济秩序，其主观恶意成立，应依法承担赔偿责任” [xi]。但最高人民法院二审却认为，国家工商行政管理局商标评审委员会撤销"杞"字商标的决定未表明"杞"字商标注册人有恶意。虽然宜宾杞酒厂在注册时，有意隐瞒了该厂将"杞"字商标主要使用在滋补酒上，"枸杞"是该滋补酒的主要原料的事实，但这一行为不是恶意针对特定的其他经营者采取的损害其利益的措施，不宜适用商标法实施细则的有关规定认定其有“恶意”[xii]。本案中，最高院判决恶意诉讼不成立的理由之一即为商评委未认定商标注册人有恶意。这一案件的审理时间较早，其理由是否充分以及是否符合当前的司法实践趋势，有待商榷。

结语

最高2004报告指出：“保护权利和防止滥用权利在法律制度的设置上应当是平衡的”，并且，“如果将恶意诉讼的范围界定得过宽，将必然会使其在寻求诉讼救济时缩手缩脚，抑止其诉讼积极性，因此将恶意诉讼限定在一个相对较窄的范围内实属必要”， “不能因为存在恶意诉讼的可能而限制权利人依法行使诉权保护自身的合法权益”。

北京知识产权法院2015年审理的撤销复审和无效案件共计712件，2016年达到1149件[xiii]，2017年的数字还未有公布，但可预见相当程度的增长。随着被撤销或无效商标数量的增多，恶意诉讼案件也一定会有较大幅度的增长。

随着司法实践的发展，判断恶意诉讼人起诉时的“恶意”，除了其确实缺乏商标权利基础而起诉的情形，还有可能包括其明知自己会丧失已有的商标权利基础的情形，而这种情形的判断还需要探知其在申请商标时的主观状态，需要综合各种因素来考虑，比如：当事人提起诉讼时其商标是否仍处于有效状态，以及是否已经有他人针对该商标提出了无效请求；申请商标注册时的主观状态，是否明知商标无效理由所依据的事实，如商标不予注册绝对理由中的特殊标志、通用名称，相对理由中他人在先享有著作权的作品、他人在先在中国境内使用并有一定影响的商标等；以及原告提起诉讼的目的是为通过诉讼获取不正当利益，还是为正当维权等。

对恶意诉讼这样一种并非全新但仍缺乏具体法律规定、司法实践经验和判定标准的案件类型，除了主观恶意的判定难度之外，还有赔偿等问题有待深入探讨。建议尽快明确相关标准，既使当事人有规可循，也能阻却恶意诉讼行为，并同时达到保护权利与防止权利滥用的平衡。

注 释：

[i]北京知识产权法院(2015)京知民初字第1446号民事判决书

[ii]《知识产权恶意诉讼行为的认定》，《人民法院报》2016年1月21日006版，福建省高级人民法院蔡伟

[iii]《专利恶意诉讼的认定及其法律规制》，《知识产权》2015年第5期，聂鑫

[iv]同i

[v]同ii

[vi]浙江省高级人民法院（2013）浙知终字第4号民事判决书

[vii]福建省高级人民法院(2014)闽民终字第236号民事判决书

[viii]浙江省高级人民法院(2015)浙知终字第23号民事判决书

[ix]山东省高级人民法院（2016）鲁民终字第2271号民事判决书

[x]绍兴市柯桥区人民法院(2015)绍柯知初字第65号民事判决书

[xi]四川省高级人民法院（1995）川高法经一初字第14号民事判决书

[xii]最高人民法院（1997）知终字第2号民事判决书

[xiii]数据来自知产宝数据库