《科学时报》就生物专利纠纷问题采访徐新明律师

 

        近日，围绕长链二元酸的专利争夺战引发了广泛关注。目前，国家知识产权局已正式受理了山东瀚霖生物技术有限公司（以下简称山东瀚霖）起诉上海凯赛生物技术研究中心有限公司（以下简称上海凯赛）长链二元酸专利无效请求。

 

 

        据了解，2009年4月，山东瀚霖与中国科学院微生物研究所签订《专利实施许可合同》，以独占许可的方式取得了微生物所拥有的ZL95117436.3号发明专利的实施权。目前，山东瀚霖已将其建成为全球最大的长链二元酸生产企业。

 

        记者了解到，山东瀚霖获得独占许可的该项专利技术的发明名称为“微生物同步发酵生产长链α，ω-二羧酸的方法”，发明人为陈远童、郝秀珍、方心芳，申请日期为1995年11月9日。

 

        2010年5月11日，上海凯赛起诉山东瀚霖生物生产长链二元酸专利侵权，要求山东瀚霖停止生产并赔偿人民币4500万元。据了解，上海凯赛在2004年5月12日申请了一项名称为“一种正长链二元酸的生产方法” 的专利。

 

        山东瀚霖回应称，上海凯赛专利所述的发酵底物的选择、发酵菌种的选择、发酵工艺的优化、分离提取的方法与中科院微生物所陈远童研究员1994年至2003年间的专利公开公报本质上是一致的。

 

        国家知识产权局专利信息显示，早在2002年11月20日，上海凯赛还申请了一项名为“一种利用微生物发酵高产α、ω－正长链十四碳二元酸的方法”的专利。但该专利的发明人中，陈远童的名字赫然在列，且排在第一的位置。

 

        山东瀚霖表示，就热带假丝酵母发酵生产长链二元酸的技术而言，自己受让的技术先于上海凯赛。上海凯赛要求获得涵盖C9~C18所有的正长链二元酸生物生产方法的专利保护，从专利法的法理上讲是不能成立的。

 

        另外，山东瀚霖表示，上海凯赛专利所要求保护的技术落脚点，是分子蒸馏法精制技术，而山东瀚霖采用的是生物所的酸化结晶法，两者根本不同。

 

        基于此，作为中科院微生物所上述专利独占许可人的山东瀚霖，已经向国家知识产权局复审委员会提出上海凯赛专利无效请求。

 

 

        北京市康达律师事务所孔祥舵律师认为，上述复杂的情况归根到底是陈远童授权山东瀚霖的专利与上海凯赛的专利之间的关系。对于山东瀚霖提出的无效宣告请求是在上海凯赛起诉后，出于抗辩目的向专利复审委员会提出无效宣告请求。此时提出请求的目的非常明显，就是要把上海凯赛的权利基础完全否定，从而使山东瀚霖侵权成立的主张失去依据。而对于专利是否无效的主要审查角度就是看是否具备专利的三性，即新颖性、创造性、实用性。对于本案而言，更应该从创造性方面考虑两专利之间的关系。

 

        中国知识产权律师网首席律师徐新明分析说，由于陈远童与两家企业存在某种关系，这两个专利存在关联性。他认为，如果上海凯赛的专利是从微生物所的专利“升级”出来的，那么， “在专利上，这属于从属专利——在原来的专利上创新。它符合专利法的要求，当然可以授予专利。”徐新明律师说。

 

        著名专利代理机构中科专利商标代理有限责任公司董事、专利代理人程金山的看法基本相同。他说，案例中的两项专利涉及到基础和改进专利之间的关系。

 

        程金山说，在这种情况下，很可能是凯赛的专利的实施行为侵犯了瀚霖受让专利的权利，尽管也不能排除瀚霖因为实施了落入凯赛专利的保护范围内的技术方案而侵犯凯赛专利的专利权的可能性。

 

        孔祥舵律师认为，在专利侵权问题上，如果两个专利之间有实质性的区别，则主要是看专利的实际使用情况，是否存在企业在生产过程中以自己的专利为幌子，实际使用的却是别人的专利。

 

        清华大学法学院知识产权教授崔国斌分析说，如果两家企业生产同样的产品，而两家企业的专利都有效的话，那么两家公司都不能生产。作为解决方法，两家企业可以达成一个交叉许可，这在《专利法》中可以找到法律依据。

 

        据了解，《专利法》第五十一条有如下规定：一项取得专利权的发明或者实用新型比此前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

 

        山东瀚霖向国家知识产权局复审委员会提起上海凯赛专利无效宣告请求能否成功？孔祥舵律师分析说，专利无效的情况比较复杂，有多种情形都可以导致被授权的专利最终无效。理论上，一般主要从专利不符合三性入手，但收集对比资料和有关证据的要求及成本相当高，实践中，由于专利申请文件的质量对专利权的影响绝对关键，在专利申请文件中找破绽往往是真正有经验的律师千方百计寻找的突破口。

 

        “如有侵权行为并有损害结果，且两者之间存在因果关系，被侵权人可以积极收集相关证据，诉求法律解决；如果是双方企业认为对方的专利本身有异议，可以依据《专利法》及实施细则等相关法律法规对专利提出质疑。”孔祥舵表示。

 

 

        这只是一个典型的案例。随着生物技术被列为我国的科技发展战略重点、生物产业被列为战略性新兴产业，国内生物技术发明专利申请、授权数量迅速上升。

 

        国家知识产权局发布的《2009年中国知识产权保护状况》报告显示，在生物技术领域，仅仅在植物新品种保护方面，2009年，农业部受理国内外品种权申请９９２件，较２００８年８６８件增长了１４％，创历史新高。

 

        专家们表示，生物技术专利对生物产业的发展具有非常重大的意义。“生物技术产业前期投入巨大，开发周期长，风险大，社会经济价值也很大，有的甚至事关国计民生。如果没有专利保护，谁有动力进行投入呢？”程金山说。

 

        值得关注的问题是，目前专利的申请主力仍然是高校和科研机构，企业所占比重并不大。这意味着，更多时候企业主要从科研机构中受让专利进行产业化，这也是目前国家大力提倡的产学研路径。

 

        国家知识产权战略专家库专家曹津燕表示，专利转让时，权利所有人要考虑到他拥有的专利互相之间的冲突。“他应该对这项专利的许可范围或者权利将来是否会形成交叉自己心里有数。”

 

        清华大学生命科学学院教授陈国强说，生物技术一般都和菌种有关，而菌种很容易被偷，因而要做好相关的保护工作。企业在受让专利时，最好将“基础”和“改进”的专利都拿下，“要不这个问题不好解决”。

 

        程金山对记者说，科学家其实可以把专利申请交给专业的专利代理人来做。因为专利代理人不仅仅是技术的阐释者，还可能是技术的“半个发明人”乃至“再创造者”。他们可能察觉到科学家可能忽略却又具有重要价值的潜在内容，并且在经过委托人确认后将这些内容在他们撰写的专利申请文件中得到详尽、准确地表达。

 

        专家们表示，最为重要的是企业在产学研结合中要增强自主创新能力，形成自己的竞争力，而不是仅依靠产学研在“专利”层面上展开合作。另一方面，营造良好的学术环境、商业环境、竞争环境极为重要，产学研的成功结合需要企业家和科学家、企业家和企业家之间的诚信合作，在战略性新兴产业领域搞专利内耗，并不利于产业的整体发展。

 

        《科学时报》 (2010-8-16 B1 中国生物产业)