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ciplawyer@163.com美国Shukh v. SeagateTech., LLC案
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“若公司漏未将员工列为发明人，双方之间会衍生什么样的法律争议呢？美国一位半导体物理学者Shukh博士，向解雇他的Seagate公司提出诉讼，认为Seagate公司未将他列为发明人，侵害了他三种利益——专利所有人之利益、财产利益，以及名誉上之利益。2015年10月，美国联邦巡回上诉法院做出Shukh v. SeagateTech., LLC案判决，法官见解又是如何呢？”
美国专利法第256条乃发明人错误更正的规定。根据第256条(a)规定：「错将他人列为发明人，或者错误遗漏了发明人，所有当事人和受让人共同提出申请，专利商标局长，可基于事实证据或其他所规定之要件，发给证书，更正此错误。
35 U.S.C. § 256(a)(“(a) Correction.— Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.”).
第256条(b)则规定：「漏列发明人，或列了错误发明人，如果可透过此条规定加以更正，该专利不应而无效。将此问题诉诸法院时，法院在通知并听取所有当事人意见后，可命令更正该专利，专利商标局长应重发专利证书。
35 U.S.C. § 256(b)(“(b) Patent Valid if Error Corrected.— The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.”).
在美国，工程师刚进一家公司时，就会签署契约，约定所有任职期间之发明，均转让给公司。因此，倘若在其离职后，公司未其任职期间某发明，列为发明人，是否可依据第256条(b)提起诉讼？2015年10月，美国联邦巡回上诉法院做出Shukh v. Seagate Tech., LLC案判决，正是涉及此争议的案例。
01 Shukh v. Seagate案由
Shukh博士是白俄罗斯人，为半导体物理学界的学者。1997年时，美国的Seagate公司招募他至美国工作。聘期自1997年9月至2009年初。在雇佣期间，Seagate公司替Shukh博士申请H-1B工作签证，签证展延，最后取得永久居留权。在Seagate工作期间，Shukh博士被列为17件专利的发明人。
Shukh博士刚到任时，签署了Seagate公司标准的雇佣契约（At-Will Employment, Confidential Information, and Invention Assignment Agreement）。在该契约中，Shukh博士同意「在此，将所有在Seagate期间发明的权利、地位、利益都转让给Seagate」。另外，Seagate禁止员工在任职期间内，对自己的发明自行申请专利。他们若有发明，被要求填写「员工发明揭露表格」（Employee Invention Disclosure Forms），交给Seagate的智慧财产部门。发明人须在表格中确认该发明的共同发明人包括谁，智能财产部门会将表格转送给内部的专利审查委员会（Patent Review Board），由其决定是否申请专利，或者以营业秘密方式保护。
2009年时，Seagate公司大量裁员，共裁员了179个员工，包括Shukh博士。Shukh博士离职后找工作不顺，也怪罪前公司似乎散布他不利讯息，害他找不到工作，故对前公司提起诉讼。
02 一审诉讼
Shukh博士主张，Seagate公司至少六件专利（美国专利号第7,233,457号、第7,684,150号、第6,525,902号、第6,548,114号、第6,738,236号和第7,983,002号专利）以及四件申请中的专利，皆与半导体有关，而他有所贡献，但公司未将他列为发明人。此外，他也主张，Seagate公司因他的国籍而在任职期间对他有所歧视，因为他对此歧视提出申诉，公司才将他解聘。
一开始诉讼时，Shukh博士对Seagate一共提出13项诉讼主张，包括要求根据美国专利法第256条更正发明人信息、不当终止雇佣契约、违约、诈欺、违反忠实义务、不当得利、联邦和州法中有关报复、国籍歧视等规定。他也提出确认之诉，要求确认雇佣契约中某些条文乃无法实施。
Seagate公司对于此诉讼，一开始的答辩，乃要求驳回第256条更正发明人信息的诉讼，主张Shukh欠缺诉讼适格（standing）。Shukh博士提出他有三种诉之利益，一是专利所有人之利益、二是财产利益、三是名誉上之利益。地区法院对此争议先做出裁定，认为Shukh博士因为在雇佣契约中已经将所有发明权益转让给公司，故欠缺所有人利益及财产利益。不过，倘若Shukh博士真的未被列为发明人，的确会有名誉上之损害，故具有诉讼适格。
二年后，Seagate公司对更正发明人信息之主张，请求「即决判决」（summary judgment）。地区法院同意Seagate之请求，认为关于Shukh博士是否因为未被列为发明人而有名誉上之损害，并没有事实上之争议，故以即决判决宣判Seagate公司胜诉。在诈欺诉讼部分，地区法院也以即决判决宣判Seagate胜诉。不过，就国籍歧视与报复之主张，地区法院判决Shukh博士胜诉。针对这些判决，Shukh博士向联邦巡回上诉法院提起上诉。
03 名誉上之损害作为诉讼适格
本案乃由三位法官所组成，由Moore法官撰写审判意见。Moore法官首先提出，要具有诉讼适格，原告被需证明，他遭受事实上之损害（injury-in-fact），该损害与所争执之行为有关，且可透过有利判决救济该损害；且该主张之损害，必须「具体且特定」（concrete andparticularized）。
过去联邦巡回上诉法院有一个非常重要的判决先例为Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.案。根据Filmtec案之见解，由于员工已经在雇佣契约中，将所有发明权利转让给公司，故不具备所有人利益与财产利益。地区法院就是根据此一判例，而认为Shukh博士已在雇佣契约中将所有人利益和财产利益转让出去，因而没有资格根据第256条提出诉讼。联邦巡回上诉法院指出，由于Filmtec案是一个判决先例，本案只是由巡回上诉法院的三人法庭所审理，其无权推翻Filmtec案；只有联邦巡回上诉法院全院法庭审理（en banc），方有权限推翻该判决先例。
其次，Shukh博士认为，其仍然具有名誉上的损害，故具有提起第256条请求之诉讼适格。他认为，若能对事实进行审判，陪审团有可能会发现，因为他未被列为系争专利发明人，他的名誉确实受到损害。Moore法官认为，过去的案件中从来没有讨论过，若只有名誉上之损害，是否足以具备诉讼适格。故法官认为，本案中如果有具体且特定的名誉上损害（concrete and particularized reputational injury），确实就具备诉讼适格。
Moore法官指出，若被认为是重要发明之发明人，是在其领域上成功的一种标志。如果被指名为发明人，通常也会伴随着金钱利益的到来。尤其，若发明人乃是在该发明所属领域中任职，或欲谋求该领域之工作，是否为发明人确实会产生影响。例如，如果原告可以证明，被列为发明人，将影响其工作之任用，则其所宣称的名誉上损害，也很可能会有财产损害成分，那就足以具备诉讼适格。
不过，地区法院却以即决判决方式，认为没有事实争议，而驳回Shukh博士之诉讼。但Moore法官发现，究竟Shukh博士未被列为发明人是否会造成名誉上之损害，确实有事实上之争议。
根据Shukh博士所提出证据，若进行审判，陪审团有可能会发现，被漏列为发明人至少在二方面造成名誉上损失：1.其伤害了他做为半导体物理界之发明人的名誉，2.其会导致他人更加认定，他会指控同事窃取其工作成果，是一个不好的团队工作者，此也伤害了他的名誉。而且，Shukh博士也已经提出证据，若进行审判后陪审团有可能会发现，这些名誉上的伤害，带来经济上的后果，使Shukh博士在被Seagate解雇后找不到其他工作。
04 Shukh博士若未被列为发明人，是否会伤害他作为发明人之名誉？
Shukh博士提出证据主张，一个科学家的专业名誉，会受到其所发明专利之数量的影响。他提出了一份专家报告，里面指出，被列为专利之发明人，对雇主或潜在雇主来说，代表该发明人在相关科技社群中的地位与名誉已经提升。该报告也写到，发明人对他们的发明能力与成就，感到很大的光荣；而在做升迁考虑时，被列为专利发明人，大大加分。
Shukh博士也证明，Seagate公司本身，也会对员工所发明之专利数量，进行评量。例如，Seagate公司会根据员工所发明之专利数量，将他列入公司内的发明人名人堂，并给予奖金。Seagate公司2007年对Shukh博士年终表现评估报告中，其主管提到，Shukh博士发明很多专利，不过，他忧心最近二年他的发明数量减少，且他乐见来年看到Shukh博士的专利数量可以增加。
但地区法院却依据其他证人证词，认为Shukh博士本来就是半导体物理领域的优先科学家及发明人，而认为不会因为其作为专利发明人的数量减少，就影响到他的专业名誉。因而地区法院认为，就算其被漏列了部分专利之发明人，也没有名誉上之损害。
Moore法官认为，地区法院以即决判决做出这种结论太过草率，而未考虑对Shukh博士有利之事实。若能对这些事实进行审判，陪审团有可能会认为，漏列Shukh博士作为专利发明人，对他专业领域上之名誉会造成具体影响。已有相当证据证明，发明人所发明的专利数量，对其在专利领域的名誉，有所影响。Shukh博士的专业名誉的基础，就是他在半导体物理界的成果，而系争专利所属领域正是半导体技术。而且，Shukh博士已经被列为Seagate公司十七件专利的发明人，现在争执的是另外六件专利以及四件申请中之专利，这些系争专利对Shukh博士任职于 Seagate公司期间的贡献，占了很大比例。
虽然，Shukh博士确实是一位杰出的发明人，对Seagate公司来说，列为多少件专利的发明人，在公司内部不会改变其名誉。但这不代表将他漏列为专利发明人，不会伤害他的名誉。如果他被列为系争专利发明人，他做为发明人的名誉，将会提升，尤其对潜在的雇主来说，更是如此。因此，Moore法官认为，究竟漏列Shukh博士作为系争专利之发明人，是否会伤害其作为发明人的名誉，具有实质争议。
05 Shukh博士「喜欢争取自己功劳」的负面名誉？
第二点，记录显示，Shukh博士在Seagate公司内，有一些不好的名誉，认为他太过积极主张对相关发明的功劳，而阻碍了团队合作，并且喜欢指控同事窃取他的想法。而Shukh博士认为，如果公司没有漏列他作为专利发明人，他就可以消除「喜欢争取发明功劳」的负面名誉。
地区法院在即决判决中，认为Shukh博士的「喜欢对雇主与同事争取功劳」的名誉，太过轻微，而不足以提供诉讼适格。地区法院认为，这方面的负面名誉，并非来自于Seagate公司漏列Shukh博士作为发明人，因为这种负面名誉从2005年就有了，是在系争专利申请之前。而且，透过专利法第256条更正发明人信息，也无法补救这种负面名誉的损害，因为就算将其列为系争专利发明人，也改变不了其「爱指控同事窃取其功劳、阻碍团队合作」的名誉。
但Moore法官不同意地区法院的意见。首先Shukh博士喜欢争取发明功劳的负面名誉，是否来自于Seagate公司漏列他作为系争专利发明人，这点具有事实上的实质争议。虽然，他的这种负面名誉，早于系争专利申请前就已存在，但是，本案争执的漏列专利发明人，以及后来的诉讼，可能更加强化了这种负面名誉。而且，Shukh博士之所以习于指控同事抄袭、坚持对其创意得到应有功劳，可能就是来自于过去一直没有得到其发明应有的功劳。而且，系争专利中的五件专利，是在2005年以前申请的，是Shukh博士出现这种负面名誉之前。当然，会有这种负面名誉，部分来自于Shukh博士的个性，不过，究竟这种负面名誉是否部分来自于Seagate公司漏列其作为发明人，是有事实上的争议。
其次，透过专利法第256条更正发明人信息，是否可以消除这种负面名誉，也有事实上的争议。如果Shukh博士胜诉，外人也许会认为，Shukh博士的这种负面名誉，其实来自于Seagate公司未能适当地肯定其应有的功劳。因此，Moore法官认为，地区法院不适当地在即决判决中做出错误认定，错误地认为这种负面名誉无法透过诉讼救济。
06 Shukh博士的负面名誉与失业
最后，Shukh博士提出证据，主张这些名誉上的损害，造成其经济上的损失。Shukh博士在2009年时被解雇，之后，他在系争专利所属技术领域中谋求工作。若能进入审判，陪审团可能会发现，若Shukh博士作为发明人的名誉更好，他就更有机会找到工作。而且，证据显示，有人会将Shukh博士在Seagate的负面名誉，与他之所以找不到工作，连结在一起。
因此，陪审团有可能会发现，Shukh博士的工作机会，已经因为「未将其列为系争专利之发明人」以及「喜欢争取发明功劳的负面名誉」，而受到损害。而陪审团可能会推论，如果系争专利之发明人信息更正，Shukh博士的工作机会会增加。因此，Shukh博士未能找到工作，就是一个具体且特定的财产上损害，足以提供其诉讼适格。
最后，联邦巡回上诉法院撤销地区法院认为原告不具有第256条更正发明人信息之诉讼适格的即决判决，并发回重审。
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