专利无效宣告审查决定与仿制药注册审批的关系简论

作者：袁真富 上海大学知识产权学院副院长

一、仿制药可能引发的专利问题

中国已是全球第二大医药市场国家，而有预测指出，国内仿制药市场规模在2017年或接近5000亿元。根据国务院《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）的规定，所谓仿制药，是指“仿与原研药品质量和疗效一致的药品”。仿制药是相对于原研药（尤其是拥有专利的原研药）而言的，当然，仿制药的研发过程中也不排除有自主创新的活动，因为即使这种被仿药品的分子实体不受专利保护，但还会有制备工艺、晶型和组合物等的专利保护；即使制备工艺也已经不受专利保护，但还会有很多“know how”的技术壁垒。

很长一段时间以来，中国医药工业以仿制药为主，2010年至2015年间，中国仿制药市场以13%的复合增长率快速增长，中国的仿制药市场中，企业数量高达7000多家。根据国家食品药品监督管理总局（下称“食药监局”）提供的统计数字，中国已有的药品批准文号总数高达18.9万个，95%以上为仿制药。如果原研药品拥有专利保护，那么仿制药厂与原研药厂的专利摩擦就有可能爆发。

畅销的明星药能够由于其巨大的利益，要熬到专利保护到期并不容易，因为它会吸引众多仿制药厂积极进攻。进攻的武器就是专利无效挑战，即通过挑战药物专利的有效性或保护范围，来消除仿制药品生产销售的专利侵权障碍。根据专利法，专利权在授予并公告以后，任何单位和个人认为该专利权不符合专利法的规定，自公告之日起都可以请求宣告专利无效。在我国，受理专利无效宣告请求的机构，是国家知识产权局专利复审委员会（下称“专利复审委”）。

在外国，印度仿制药生产商Ranbaxy、以色列梯瓦制药公司（Teva）等，都是重磅炸弹药品专利挑战的常客。立普妥在2004年成为全球史上第一只销售额突破100亿美元的药物，2009年，其销售额更是超过130亿美元。印度仿制药厂Ranbaxy在奥地利、英国等地都曾经向立普妥发起过专利无效的挑战，辉瑞公司不得不严阵以待。当然，立普妥现在已经专利到期，仿制药厂已经没有了专利障碍。

中国也有类似的挑战者。早在2004年，重庆太极集团、上海三维制药和浙江万马药业，针对葛兰素史克罗格列酮制剂专利权，联合向专利复审委提出专利无效请求，最后逼得葛兰素史克“主动”决定放弃该专利权。随着国内药企深谙此“技”，可以想见，诸多基于药品仿制需求的专利无效宣告案件、甚至相关的专利侵权或专利确认不侵权案件将会不断上演。

二、药品审批中的专利链接制度

《药品注册管理办法》早已经关注到药品注册审批过程中的专利权问题，不过，尽管我国《药品注册管理办法》要求申请人作出不侵权声明，并由药品监督管理部门对申请人提交的声明在行政机关网站予以公示（第十八条），但专利链接制度尚未在我国完全建立起来。例如，在现行法律下药品专利信息检索系统不完善，不侵权声明缺乏监督。此外，在现行药品注册程序中缺乏存在专利异议机制的情况下，申请人和专利权人只能另行通过专利侵权诉讼、确认不侵权之诉、专利无效宣告等程序解决纠纷。因此，《药品注册管理办法》就如何协调药品注册审批与专利无效或专利侵权的关系，并未提出十分明确的解决方案。

2017年5月12日，食药监局发布的《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策（征求意见稿）》（下称“《征求意见稿》”），则比较明确地提出了“建立药品专利链接制度”：

“药品注册申请人在提交注册申请时，应提交其知道和应当知道的涉及相关权利的声明。挑战相关药品专利的，申请人需声明不构成对相关药品专利侵权，并在提出注册申请后20天内告知相关药品专利权人；相关药品专利权人认为侵犯其专利权的，应在接到申请人告知后20天内向司法机关提起专利侵权诉讼，并告知药品审评机构。药品审评机构收到司法机关专利侵权立案相关证明文件后，可设置最长不超过24个月的批准等待期；在此期间，不停止已受理药品的技术审评工作。在批准等待期内，如双方达成和解或司法机关作出侵权或不侵权生效判决的，药品审评机构应当根据双方和解或司法机构相关的生效判决不批准或批准药品上市；超过批准等待期，司法机关未作出侵权判决的，药品审评机构可以批准药品上市。受理的药品申请，申请人未声明涉及相关专利，而专利权人提出侵权诉讼的，药品审评机构根据司法机关受理情况将该申请列入批准等待期。药品上市销售引发知识产权诉讼的，以司法机关判决为准。”

虽然该《征求意见稿》目前尚未正式通过，但是，“建立药品专利链接制度”反映了食药监局对于仿制药审批过程中尊重专利权的审慎态度。所谓专利链接（Patent Linkage）是指，仿制药上市批准与创新药品专利期满相“链接”，即仿制药注册申请应当考虑先前已上市药品的专利状况，从而避免可能的专利侵权。仿制药存在有其重大意义，尤其是由于仿制药的竞争，可以让社会大众能以可负担起的价格获得药品治疗，尽管仿制药的质量可能无法与原研药相提并论。而药品专利链接制度的目的，恰恰是建立药品审批和专利保护制度的有效衔接。

一方面，药品专利链接制度有利于尊重和保护原研药的创新及其专利权，因为原研药的研发周期长、研发投入大，根据塔夫茨药物开发研究中心提供的一项数据显示，开发一个新药的平均成本大约为26亿美元。在2015-2016财年，诺华以90.02亿欧元的研发费用在医药企业中排名第一，罗氏和强生紧随其后，研发费用均在80亿欧元以上。就研发投入占营收的比例而言，阿斯利康2016年研发投入的占比超过了25%（阿斯利康2016年的销售额为230亿美元）,名列前茅。如果原创药没有专利保护，这些制药巨头投资药品研发的热情将会严重受到打击。另一方面，药品专利链接制度也有利于仿制药市场的健康发展。想象一下，如果仿制药的审批不考虑专利侵权问题，势必一经上市即有可能引发专利纠纷，既可能给企业带来严重损失，也会挑战仿制药品审批的合理性。

值得注意的是，前述《征求意见稿》提出的“药品专利链接制度”，虽然明确提到了“挑战相关药品专利的”字句，但整个表述的重点都放在仿制药的专利侵权诉讼程序上，因此，这里的“挑战”并不是专指“挑战药品专利的有效性”，而是一个更为广义上的概念。对于仿制药厂启动请求专利无效宣告程序，也即恰恰要“挑战药品专利的有效性”时，仿制药的注册审批应当如何处理？《征求意见稿》并未直接或明确提及，虽然在专利权人发动专利侵权诉讼时，仿制药的申请人极有可能以请求宣告该专利无效作为反击手段，甚至提前启动专利无效宣告程序。

在美国，专利到期之前，专利权人（或者专利持有人）能够针对仿制药申请人向法院提起侵犯专利权诉讼的法律依据是Hatch-Waxman 法案创设的拟制侵权（artificial act of infringement）的规定，即任何人在他人的药品专利保护期内向药品行政监督管理部门提出新药注册申请或者仿制药注册申请的行为，均构成侵犯专利权的行为。而我国专利法及相关制度上，并未如此明确的拟制侵权规定。在此种情形下，专利权人按照《征求意见稿》设定的程序要求——“相关药品专利权人认为侵犯其专利权的，应在接到申请人告知后20天内向司法机关提起专利侵权诉讼，并告知药品审评机构”——，能否在法院启动专利侵权的诉讼程序，都是个未知数（暂不考虑20天时间准备立案是否宽裕的问题）。有研究认为，“根据《专利法》第十一条规定的要件，药品注册申请（包括临床试验申请和生产申请）都不属于侵犯专利权的行为。”因此，在仿制药的注册审批过程中，更有可能发生的专利争议是针对原研药的专利无效宣告。

三、专利无效宣告审查决定与仿制药注册审批的关系

根据《专利法》的规定，作出专利无效宣告审查决定的机关是国家知识产权局专利复审委员会，但是，专利复审委的决定并非最终决定，仍然需要经过司法程序的检验，并完全有可能被法院的判决所推翻。根据《专利法》第四十六条第二款，专利复审委做出宣告专利权无效的审查决定后，专利权人在收到该审查决定之日起的三个月内，可以向人民法院提起专利无效行政纠纷诉讼，请求人民法院撤销该审查决定。在人民法院的判决生效之前，原研药的专利无效宣告审查决定对于仿制药的注册审批有何影响，就成为一个必须面对的问题。

（一）在存在后续行政诉讼程序时，专利无效宣告审查决定并未发生效力

人民法院对专利无效宣告的行政案件进行审理后，可能维持、也可能撤销专利复审委的无效宣告审查决定。人民法院撤销无效宣告审查决定的，专利复审委应当重新审查并重新做出无效审查决定。因此，在专利复审委作出无效宣告审查决定后，如果存在后续涉及该无效审查决定的行政诉讼，则该无效宣告审查决定将进入司法审查程序。只有司法审查程序终结后，无效宣告审查决定被最终的生效司法判决予以维持或者或撤销后，相关涉案专利的法律状态才能够相应确定。

2016年4月，最高人民法院在(2016)最高法民申633号民事裁定书明确指出：“专利复审委员会作出专利无效宣告请求审查决定后，当事人在三个月内不向人民法院起诉或者起诉后生效的行政裁判未撤销该无效决定的，该决定才发生法律效力。”最高法院在该裁定书中否定了二审判决关于“无效宣告请求审查决定书在作出之日即发生法律效力，当事人在三个月的时间内是否提起相应诉讼不影响该决定书的既定效力”的认定，明确该认定“存在错误，本院予以纠正。”。

事实上，数据显示，2016 年北京知识产权法院共审结专利无效宣告的行政案件 369件，撤销专利复审委专利无效宣告审查决定37件，撤裁率为13.9%。由此可见，专利复审委无效宣告的审查决定被推翻的机率并不低。

因此，由于专利无效行政诉讼程序的存在，国家知识产权局不会在专利复审委作出无效宣告审查决定后立即变更专利权的法律状态，只有在专利权人提起行政诉讼的三个月期间经过而未提起诉讼或者人民法院作出维持无效宣告审查决定的生效判决后，才会在专利登记簿上对无效宣告进行登记和公告，在专利无效行政诉讼期间，相关专利权在专利登记簿上的法律状态不会发生变更。这在《专利审查指南》第四部分第三章也有明确的规定。

既然专利无效行政诉讼的进行过程中，该专利权的法律效力仍然处于不确定的状态——既可能宣告无效，也可能维持有效，如果食药监局仅根据无效宣告审查决定即认定专利权无效而通过仿制药审批的，如此操作既欠缺合法性依据，也容易留下后遗症。当仿制药审批上市后，相应的专利权最终却被维持有效了，仿制药厂可能面临停产、赔偿的法律责任，对生产经营和医疗秩序都会带来很大的影响。

一方面，在药品上市之前解决专利确权纠纷，有助于降低案件的社会影响，减轻法院的审判压力。药品专利案件往往都是疑难复杂的案件，药品上市后，药品专利案件往往影响面大，涉案金额高、涉案技术复杂，法院审理此类案件往往面临巨大压力。另一方面，在涉案药品尚未正式上市前解决专利确权纠纷，有助于减少企业的损失。仿制药厂在药品上市后如果挑战专利有效性失败，立即就会引来侵权诉讼，不仅无法收回前期投入，还将面临巨额诉讼赔偿，企业极有可能难以为继。因此，既然仿制药即使获得注册审批也不意味着侵权免责，那么，不如先谨慎等到专利无效审查决定最终生效后再上市，才不至于在药品上市后陷入被动的境地。

（二）《征求意见稿》的药品专利链接制度未针对专利无效宣告程序

如前所述，在《征求意见稿》的专利链接制度下，食药监局对涉及专利侵权纠纷的药品注册申请设置了批准等待期，列入批准等待期的药品注册的上市批准暂缓进行，最终的上市审批将根据专利权人和申请人的和解情况或法院的判决情况予以决定。可见，在面临申请注册的药品可能涉及专利侵权的问题时，食药监局会考虑药品审批的知识产权风险而设置了批准等待期。

但是，《征求意见稿》并未明确，前述批准等待期是否适用于药品注册申请人对专利权的无效宣告程序，也即在发生专利无效宣告争议，并且仿制药也落入该专利保护范围时，药品审评机构是否也应当设置“最长不超过24个月的批准等待期”?并且在超过批准等待期，但专利无效宣告审查决定尚未生效时，药品审评机构是否可以批准该药品上市？

由于《征求意见稿》本身亦未生效，因此，目前其提出的药品专利链接制度尚未配套实施。但是，即使《征求意见稿》将来生效后，我们认为，该专利链接制度也未必可以适用于专利无效宣告的情形。

首先，申请注册的仿制药品是否侵权与原研药的专利有效性不完全相关。即使原研药的专利有效（仿制药注册的申请人甚至未请求宣告其专利无效），仿制药声明不侵权的理由可能是基于现有技术抗辩，或者本身就未落入其专利保护范围等，并不完全依赖于原研药的专利无效。而请求宣告专利无效的理由有可能是该专利与现有技术相比创造性不足，从而与声明不侵权的理由并不一致。

其次，行政行为应当有法可依。如果我国的专利链接制度仅仅关注于专利侵权纠纷，而未考虑专利确权纠纷，那么药品评审机构不宜超越立法或制度规范，擅自扩大“最长不超过24个月的批准等待期”的适用范围，但这并不表明药品评审机构可以不顾专利的有效性如何，径直批准仿制药上市，反而更应当暂停审批。换言之，在专利无效宣告审查决定发生效力之前，仿制药注册申请的“批准等待期”是没有期限的，直至专利无效宣告审查决定（专利权可能维持也可能无效）发生效力，才可以做出是否给予注册审批的决定。

因此，在专利复审委做出无效审查决定，并存在后续涉及该无效审查决定的行政诉讼的情况下，专利无效宣告审查决定对药品审批的参照意义是有限的，食药监局不宜直接根据专利复审委的无效审查决定进行药品的上市审批。当然，为了加快仿制药的注册审批，未来建立的专利链接制度也可以适用于专利无效宣告的情形。即使如此，这也仅仅是解决了药品生产的行政审批程序，而未在专利领域解决专利是否有效，以及是否侵权的问题，仿制药的申请人仍然可能面临不能实际生产的困境。

（三）药品审批不适用专利侵权诉讼中的“先行裁驳、另行起诉”制度

2016年4月1日生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称“《司法解释二》”）为专利侵权诉讼设置了“先行裁驳、另行起诉”的制度。根据《司法解释二》第二条的规定，无效宣告审查决定做出后，专利权人以被宣告无效的专利权利要求提起专利侵权诉讼的，人民法院可以裁定驳回起诉；后续生效行政判决撤销前述无效宣告审查决定的，专利权人可以另行起诉，其诉讼时效期间从行政判决书送达之日起计算。因此，根据上述规定，人民法院可以直接根据无效宣告审查决定裁定驳回专利侵权起诉。

《司法解释二》前述“先行裁驳、另行起诉”的规定似乎表明人民法院对专利复审委员会无效宣告审查决定的效力具有很高的认可度。那么，仿制药注册的申请人是否可以以此要求食药监局采用“先行裁驳、另行起诉”制度，直接依据专利复审委员的无效宣告审查决定做出药品的上市批准呢？我们认为，这仍然要保持相当的谨慎态度。

首先，《司法解释二》的“先行裁驳、另行起诉”制度主要是为了提高专利侵权诉讼审理效率，并未在实体上认定专利权无效或剥夺专利权人提起专利侵权诉讼的权利。最高人民法院民事审判第三庭庭长宋晓明在解读《司法解释二》时指出，“先行裁驳、另行起诉”制度主要是为了提高专利侵权诉讼审理效率，缓解审理周期较长的影响，无效宣告审查决定被行政裁判推翻后，权利人仍可另行起诉。2016年4月，最高人民法院在(2016)最高法民申633号民事裁定书也明确指出，在专利侵权纠纷的审理中，如果涉案专利权被宣告全部无效或部分无效的无效宣告审查决定一经做出，即令侵权法院必须中止民事诉讼以等待无效宣告审查决定的司法审查结果，无助于提高专利侵权诉讼的审理效率。为尽可能缓解审理周期较长的负面影响，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院是可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉的（即“先行裁驳、另行起诉”）。

其次，《司法解释二》规定的“先行裁驳、另行起诉”制度是最高人民法院用于解决法院审判工作中具体应用法律、法令的问题，仅适用于全国的司法审判机构，对食药监局及其他政府机关没有约束力，因此，并不能作为食药监局开展药品审批工作的依据。事实上，“先行裁驳、另行起诉”制度仅起到暂缓专利侵权诉讼的作用，但并没有对专利权的法律效力做出评价，没有贬损或剥夺专利权人的诉权，因此，食药监局不应将“先行裁驳、另行起诉”的该条规定，作为基于未生效的无效宣告审查决定而进行仿制药审批的依据。

最后，食药监局不能简单照搬《司法解释二》规定的“先行裁驳、另行起诉”制度。如果借鉴“先行裁驳、另行起诉”制度，在专利无效宣告审查决定出来后，食药监局根据该审查决定中关于专利无效的结论，将采取“先行审批、另行撤销”的做法，即先审批仿制药上市，如果专利无效宣告的决定最终被撤销，专利权人可以另行申请撤销食药监局的药品审批行政行为。然而，该行政行为的效果与专利侵权诉讼中权利人的诉讼行为完全不同，前者是具体行政行为，后者只是民事法律行为，性质大为不同。在“先行裁驳、另行起诉”制度下，权利人可能基于各种考虑在后续放弃了“另行起诉”，但是，如果食药监局“先行审批”仿制药，那么专利权人在专利最终维持有效后，可能将不得不“另行提起撤销食药监局药品审批行政行为的申请甚至诉讼”。

注释：

1 建立药品上市申报专利保护衔接机制研究报告.北京务实知识产权发展中心. 2017.