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ciplawyer@163.com旧案新解：王长山与中国石油大庆石油化工总厂专利侵权再审案
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案由：侵犯发明专利权纠纷
要旨：最高人民法院认为王长山提供的证据不足以证明大庆石化厂实施了专利侵权行为，原再审法院判令由王长山承担举证不能的不利后果并无不当，王长山的申请再审理由不能成立。故裁定驳回王长山的再审申请。
【案情简介】
申请再审人：王长山（一审原告、二审上诉人、原再审申请再审人）
被申请人：中国石油大庆石油化工总厂（一审被告、二审被上诉人、原再审被申请人）
2004年1月9日，王长山将中国石油大庆石油化工总厂（简称大庆石化厂）起诉至黑龙江省哈尔滨市中级人民法院，称大庆石化厂实施的尿基复合肥生产工艺落入其专利权的保护范围，大庆石化厂未经许可，擅自使用王长山的专利技术，构成侵权。在审理过程中，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院委托哈尔滨市科学技术咨询中心对大庆石化厂生产复合肥的方法与王长山的专利方法进行技术特征对比司法鉴定，因王长山拒绝预交鉴定费，哈尔滨市科学技术咨询中心未予鉴定。
【法院裁决】
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院一审认为，王长山拥有的涉案方法专利778和166不属于新产品的制造方法，因此本案应由王长山承担举证责任。王长山所提供的证据不能证明大庆石化厂使用了侵犯其专利权的方法，并且拒绝预交鉴定费，故王长山应当承担举证不能的不利后果。综上，判决驳回王长山的诉讼请求。
王长山不服该判决，向黑龙江省高级人民法院提起上诉。
黑龙江省高级人民法院二审认为，一审查明的事实属实，王长山有关其专利方法属于新产品制造方法的主张证据不足，不予认定；一审法院确定由王长山承担举证责任正确，王长山应承担举证不能的不利后果。故判决驳回上诉，维持原判。
王长山不服二审判决，向黑龙江省高级人民法院申请再审。
黑龙江省高级人民法院审查后认为，原一、二审法院查明的事实属实，王长山应当承担自己举证不能的不利后果，因此对王长山的再审请求不予支持。故判决维持（2005）黑知终字第25号民事判决。
王长山不服，向最高人民大院提出再审申请。
最高人民法院认为，王长山为能证明其专利为新产品制造方法，故应承担证明大庆石化厂实施了侵权行为的举证责任。由于王长山提供的证据不足以证明大庆石化厂实施了专利侵权行为，原再审法院判令由王长山承担举证不能的不利后果并无不当，王长山的申请再审理由不能成立。故最高人民法院裁定驳回王长山的再审申请。
【争论焦点】
本案的争论焦点在于：涉案专利是否属于新产品的制造方法。
【法理分析】
本案的争论关键在于，涉案专利是否属于新产品的制造方法。如果涉案专利属于新产品的制造方法，则有被告承担自己的生产方法不同于专利方法的举证责任；如果不是，则有原告承担被告的生产方法落入自己专利范围的举证责任，以及因举证不能带来的不利后果。
方法专利侵权诉讼举证责任的分配是司法实践的难题。虽然专利法对新产品制造方法实施规定了举证责任倒置，但对其新产品的认定、适用的条件等问题，在司法实践中仍有争议。
1、方法专利侵权诉讼的特殊性
由于发明包括产品发明和方法发明，所以专利侵权诉讼也可以分为产品专利侵权诉讼和方法专利侵权诉讼。根据《民事诉讼法》第64条第1款的规定，当事人对自己提出的主张有责任提供证据。对于产品专利侵权而言，产品本身就可以证明承载于其上的技术方案，专利权人只要通过合法途径获得被告制造的产品，即完成该项证明责任。而对于方法专利而言，它是对加工方法、制造工艺、测试方法或产品使用方法等做出的发明，其技术方案体现在产品的制造过程中，仅得到产品是不能证明其制造方法的，因为理论上实现同一结果的途径并非只有一条。然而专利权人又很难进入被控侵权行为人的生产现场去取证，而且在涉及企业商业秘密的时候，这种证明难度就更高了。因此要求专利权人去举证被控侵权人实施专利的方法是苛刻的。[1]所以法律对新产品的制造方法规定了举证责任倒置。
2、新产品的认定
认定“新产品”是方法专利举证责任倒置的重要条件。而如何定义“新产品”以及“新产品”的举证责任有谁完成的问题在司法实践中颇有争议。
一是行政法规中有关“新产品”的认定标准。我国部分行政管理部门以行政规章、办法的形式对“新产品”的涵义做出了规定。然而这些行政法规中的“新产品”与民事诉讼中的“新产品”其立法目的是不一样的。行政法规中对“新产品”的界定是相关行政主管部门为加快科技成果转化和鼓励技术创新而制定的行政、财政激励措施,按照上述标准申报“新产品”成功后一般会获得政府提供的税收减免、研发资助或政策奖励。而《专利法》57条所指的“新产品”是对民事举证责任再分配的适用条件,是在可能发生侵权事实后,综合考虑距离证据远近、取证难易等各种因素对能否适用举证责任倒置条件的专利权主体的一种限定。在该制度下,被认定为“新产品”的专利权人仅能在事后的法律救济程序中获得一种举证责任的优惠,并不能被保证任何诉讼或处理结果。[2]因此,上述行政办法、规章中有关“新产品”的规定不能成为我们解决方法专利侵权纠纷案件时决定是否适用举证责任倒置制度的直接法律依据。
二是审判实践中“新产品”的认定标准。在司法实践中，我国对专利法第61条所规定的“新产品”的认定经历了以下发展：
北京市高级人民法院2001年关于《专利侵权判定若干意见（试行）》（京高法发【2001】229号）第122条规定：专利法（2000年修订）第五十七条第2款规定的“新产品”，是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。该规定采用的是“国内未生产”标准，即申请日之前国内未生产过该产品。
而国家知识产权局条法司出版的《新专利法详解》（2001）却指出，《专利法》（2000年修订）第五十七条第2款所谓“新的”不同于专利法所规定的“新颖性”，只要所涉及的产品在专利申请日之前是本国市场上未曾见过的，就可以认为是新产品，从而将举证责任转移到被告一方。该规定采用的是“国内未出现”标准，即申请日之前国内未出现过该产品。
2003年10月最高人民法院提交全国专利审判工作会议《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》的讨论稿第63条第1款规定：“专利法第57条第2款所称新产品，是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构、或者其质量、性能、功能方面有明显区别。” 该规定进一步细化了“国内未出现”标准的判定规制。
但是，2008年10月最高人民法院的答复又认为：专利法第五十七条第2款所谓“新产品”，是指专利申请日之前在国内外未公开出现过的，与已有产品不相同也不等同的产品。[3]该规定采用的是“国内外未公开”的标准。
2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中对新产品的界定不同于以上各种方法。它一方面不再强调“产品”，转而强调产品或者产品制造的“技术方案”，另一方面，其措辞和专利法第二十二条所规定的“现有技术”对应。其第十七条规定：产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。[4]该规定从反面对“新产品”进行了定义，其采用的也是“国内外未公开”标准，只不过将公开的对象不仅仅局限于产品，同时还包括产品的技术方案。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》以解释的形式暂时为审判实践中对于“新产品”的认定争议提供了解决方案，然而这种规定却仍然是充满争议的。司法实践的需要迫使我们必须尽快对此做出法律规定,以便于当事人举证和法官断案。
3、新产品的制造方法举证责任
专利法虽然规定涉及新产品制造方法的专利侵权案件实行举证责任倒置，但并不是说原告不负任何举证责任，原告对“自己拥有合法的专利”、“依据自己的专利所直接获得产品是一项新产品”以及“被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品”负担举证责任。
而被告则要对“原告不具有专利权”、“依原告的专利所直接获得的产品不是新产品”、“自己的制造方法不同于专利方法”负担举证责任。
对于本案而言，原告王长山主张“自己的方法专利为新产品的制造方法，要求适用举证责任倒置”的请求是有一定适用前提的：即王长山须证明其专利方法制造的产品属于新产品，并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品相同。根据原告的788专利和166专利直接获得的产品均为尿基复合肥，然而复合肥、尿基复合肥、尿基复混肥均为化肥产品的常用名称，制造尿基复合肥、尿基复混肥的方法专利也有很多，故尿基复合肥、尿基复混肥并不是新产品，王长山据此主张的举证责任倒置的请求也不能成立，故应由王长山承担证明大庆石化厂实施了侵权行为的举证责任。此外，由于王长山拒绝支付鉴定费，致使对大庆石化厂生产复合肥的方法与王长山的专利方法进行技术特征对比司法鉴定不能进行，法院无从判断二者是否相同，王长山也不能提供其他证据证明大庆石化厂生产方法与其专利方法相同，故王长山应当承担举证不能带来的不利后果。而这也是各级人民法院作出裁决的原因。
【术语解释】
新产品是指产品本身或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知的产品。
举证责任倒置，是指基于法律规定，将通常情形下本应由提出主张的一方当事人就某种事由不负担举证责任，而由他方当事人就某种事实存在或不存在承担举证责任，如果该方当事人不能就此举证证明，则推定原告的事实主张成立的一种举证责任分配制度。
【相关法规】
《专利法》第五十七条
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条、第25条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条
【拓展阅读】
何怀文：《方法专利的“延伸保护”和新产品制造方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置——评最高人民法院张喜田提审案》，载《中国专利与商标，2011年第2期。
刘红兵，卢山：《方法专利侵权诉讼的举证责任分配》，载《知识产权》，2007年第5期。
符启林，宋敏：《方法专利侵权举证责任倒置适用条件之研究——谏言<专利法>第57条第2款的修改》，载《电子知识产权》，2008年第4期。
【域外判例】
略
[1] 徐立新主编：《专利法判解研究》，法律出版社2005年12月版，第281页。
[2] 符启林，宋敏：《方法专利侵权举证责任倒置适用条件之研究——谏言<专利法>第57条第2款的修改》，载《电子知识产权》，2008年第4期。
[3]符启林，宋敏：《方法专利侵权举证责任倒置适用条件之研究——谏言<专利法>第57条第2款的修改》，载《电子知识产权》，2008年第4期。
[4]符启林，宋敏：《方法专利侵权举证责任倒置适用条件之研究——谏言<专利法>第57条第2款的修改》，载《电子知识产权》，2008年第4期。
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