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ciplawyer@163.com旧案新解：（美国）伊莱利利公司与豪森公司侵犯专利权纠纷 最高人民法院
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案源：最高人民法院民事判决书(2009)民三终字第6号
案由：侵害发明专利权纠纷
要旨：最高人民法院认为，被诉侵权制备方法未落入专利二和专利三的保护范围，伊莱利利公司的上诉理由均不能成立。故判决驳回上诉，维持原判。
【案情简介】
上诉人（原审原告）：（美国）伊莱利利公司（ELI LILLY AND COMPANY）(以下简称伊莱利利公司)
被上诉人（原审被告）：江苏豪森药业股份有限公司（简称豪森公司）
2001年4月13，伊莱利利公司向江苏省高级人民法院提起豪森公司侵犯其发明专利权纠纷之诉。江苏省高级人民法院经审理后依法作出了（2001）苏民三初字第001号民事判决。伊莱利利公司不服该民事判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院以（2002）民三终字第8号民事裁定撤销原判，发回重审。江苏省高级人民法院重审后作出(2003)苏民三初字第001号民事判决。
伊莱利利公司不服原审判决，向最高人民法院提起上诉称,原审法院认定事实和适用法律均有明显错误，请求最高人民法院查明事实，撤销原审判决，依法改判支持上诉人全部诉讼请求。主要理由是：1、本案鉴定机构所做的鉴定报告没有事实依据，得出的结论错误。原审法院未能正确分析鉴定报告的可信性，反而以此为定案基础，导致本案事实认定错误。2、根据国家食品药品监督管理局的规定，所有药品生产企业均须获得GMP证书，并持续使用良好的生产工艺。制药企业应对该工艺中的关键步骤进行标注描述和精确控制，从而保证药品质量的稳定。被上诉人作为一家药品生产企业，应依法持有生产吉西他滨的GMP证书。因此，被上诉人应当依法记录其生产工艺中的关键步骤即甲磺酸酯（10α/10β）的α、β比例。被上诉人没有理由不知道作为其关键中间体甲磺酸酯（10α/10β）在其制备工艺中特定的α、β比例。第九步反应起始物甲磺酸酯（10α/10β）的α、β比例是判断被诉侵权方法是否落入专利二、专利三保护范围的关键数据，本案被上诉人是在有意拒绝提供其制备吉西他滨盐酸盐的真实方法及10α/10β的α、β比例等真实数据。鉴于被上诉人始终拒绝履行其举证责任，原审法院应当依法推定，一旦被上诉人披露该证据，将产生对被上诉人不利的后果。原审法院始终未依法要求被上诉人披露其实际所用方法中该α、β的比例，在忽略此问题的基础上以所谓“推定”取代被上诉人的举证责任，得出不构成侵权的结论是错误的。3、被上诉人使用了包含12个步骤的方法，采用昂贵的SN2反应路线，用以销毁超过一半的可直接用于制备抗癌药物的原料，以达到最大限度地生产杂质（α-吉西他滨盐酸盐）的目的。由于该方法的目标产物仍然是基本上纯的β异头物富集的抗癌药物，被上诉人这种不遗余力的“去其精华取其糟粕”的制备方法属于典型的改劣设计。4、专利三是一种制备吉西他滨盐酸盐的方法。由于被上诉人从未披露其方法第八步甲磺酸酯的（10α/10β）α、β的比例，致使原审法院根本不具备判定被诉侵权方法不侵犯专利三的事实基础。在2010年10月29日庭审中，上诉人主张，如果被上诉人实际操作中使用了其披露的生产工艺，因其采用氨气脱保护，构成与专利三的等同侵权。
被上诉人豪森公司答辩称，1、原审法院对重审期间所做的鉴定结论予以采信正确。根据专利一限定的反应路线反推10α/10β的比例，不会对上诉人造成任何不利影响，应当作为定案依据。至于两份鉴定报告对10α/10β比例的不同认定是由于专利一技术方案自身的问题所致，不属于鉴定报告对事实的认定存在相互矛盾之处。专利一被无效的原因在于其权利要求得不到说明书的支持。在专利一限定的反应路线客观上不能实现的情况下，没有必要再审理10α/10β的比例问题。2、被诉侵权方法第八步反应产物10α/10β的比例不是判断被诉侵权方法侵犯涉案专利二和专利三的关键数据。因为只有在判断专利一的保护范围时才需要该比例，专利一被全部宣告无效，故不再需要审理该比例。而且，该比例应当由上诉人承担举证责任。3、豪森公司的生产工艺与专利二相比，反应产物以及处理前的反应混合物均不同，没有侵犯专利二。与专利三相比，反应物以及脱保护物质均不同，没有侵犯专利三。4、豪森公司采用的被诉侵权方法不是改劣设计，而是具有自身的优点，更适合工业化生产。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求依法驳回上诉人的诉讼请求。豪森公司在二审庭审以及在庭后的代理意见中辩称，1、被上诉人的被诉侵权制备方法仅是一种药品注册行为，属于专利侵权豁免的范畴，无需承担任何侵权责任。2、盐酸吉西他滨不是新产品，被上诉人无需承担倒置的举证责任。3、对于专利一、专利二涉及的产品，上诉人没有完成其应当承担的前置的举证责任，被上诉人无需承担倒置的举证责任。
上诉人伊莱利利公司在二审中提供了军事医学科学院毒物药物研究所郑志兵作出的《吉西他滨中间体10合成方法实验重复报告》（简称实验重复报告），该报告记载：严格按照吉西他滨生产中试工艺（1）－方法2的中间体10的合成方法，进行中间体10合成的实验重复，并采用HPLC方法对中间体10两种异构体α/β的含量进行测定，四次实验结果均为中间体8经还原和甲磺酰化后得到的是α取向优势的中间体10。上诉人伊莱利利公司据此主张，鉴定报告和原审判决认定的有关反应物是β异头物富集的糖的事实错误。
针对上述实验重复报告，豪森公司主张追究伊莱利利公司违反保密承诺，私自将其涉及商业秘密的中试工艺资料交由案外人进行实验的法律责任。对实验重复报告记载的内容，豪森公司认为，该实验与中试实验相比，规模非常小，中间体只有3克左右，而豪森公司的中试工艺的中间体是5公斤左右，两者的反应规模不同。其次，4次实验都对中间体9进行了纯度测定，根据HPLC图，最低纯度和最高纯度的误差过大。该报告得出的结论不应当采纳。
【法院裁决】
一审法院认为：被诉侵权技术与专利二、专利三不相同，故豪森公司的中试工艺未落入专利三的保护范围。故一审法院依法判决驳回伊莱利利公司的诉讼请求。
最高人民法院认为，一审法院认定事实基本清楚，适用法律正确，伊莱利利公司的上诉理由均不能成立，故判决驳回上诉，维持原判。
【争论焦点】
本案的焦点在于：被诉侵权制备方法是否落入专利二和专利三的保护范围、本案鉴定结论是否应当采信、10α/10β的比例是否应当由豪森公司负举证责任。
【法理分析】
方法专利侵权的认定以及举证责任的分配是司法实践的难题。本案的关键问题在于被诉侵权制备方法是否落入专利二和专利三的保护范围、本案鉴定结论是否应当采信、10α/10β的比例是否应当由豪森公司负举证责任。
（一）被诉侵权制备方法是否落入专利二和专利三的保护范围
被诉侵权方法与专利二均是涉及用含水的无机酸处理反应混合物，专利二是一种提纯和分离富含β异头物的核苷的方法，独立权利要求1限定了其反应物是β异头物富集的核苷，而伊莱利利公司没有证据证明被诉侵权制备方法要求处理的反应物是β异头物富集的核苷。而且，在专利二的说明书中记载，“在含水酸中加入稀释的反应混合物而产生的酸性混合物最好在适度搅拌下保持一段时间，在此保持期所发生的物理变化是过量的R"溶于含水酸层中，而所需的β核苷沉淀出来，这种沉淀是有选择性的，而不需要的α核苷则大部分留在有机层中”。因此，若处理后的产物是富含α核苷时，处理前的反应混合物不仅富含α核苷，而且α核苷的含量应当更高。被诉侵权制备方法中试工艺中11α/11β的比例记载为1.15：1，故处理前的反应物应当属于α核苷富集的混合物。被诉侵权制备方法进行提纯和分离的反应物并非专利二限定的β异头物富集的核苷，没有落入专利二的保护范围。因此，一审判决对此认定并无不当。
专利三是制备吉西他滨盐酸盐的方法，它包括在不加入任何水的条件下，在甲醇或乙醇存在下用0.1-0.5摩尔当量的具有1－3个C1－C4烷基的有机胺将专利二获得的β异头物富集的核苷纯化物进行脱保护，从而制备“吉西他滨盐酸盐”的方法。专利三使用的是具有1－3个C1-C4烷基的有机胺，以催化量烷基胺脱保护，即有机胺脱保护。被诉侵权制备方法采用氨气进行脱保护。根据专利三说明书记载的内容，美国专利5223608已经公开了使用无水氨的甲醇液进行脱保护，使用氨气作为脱保护物质是专利三优先权日之前的现有技术，不应当将现有技术通过等同原则纳入专利三的保护范围。上诉人伊莱利利公司主张是等同的技术特征，并据此认为是等同侵权，落入专利三的保护范围的上诉理由，不能成立。
（二）关于鉴定结论应否采信的问题
本案中，被上诉人豪森公司已经提交了涉案药品的全套申报材料，该申报材料记载了各步反应的具体条件、装置、原料、温度以及时间和操作方法等。申报材料中，三次中试实验第八步10α/10β的比例没有记载，第九步11α/11β记载为1.15：1，为α异头物富集的核苷。豪森公司提交的生产工艺与原审法院在江苏省药品监督管理局以及国家药品监督管理局调查到的相关生产工艺内容相一致，原审法院对豪森公司提交的生产工艺予以认可，并无不当。上诉人伊莱利利公司主张豪森公司的中试工艺中没有记载10α/10β的比例，该比例的缺失不合理。豪森公司辩称没有披露该比例，本领域的技术人员仍可以再现其工艺，10α/10β的比例不是生产过程中必须检测的参数，此辩称理由较为合理。伊莱利利公司在二审中提交的实验重复报告是其在原审判决后自行委托案外人作出的，使用的实验方法、用量、检验方法以及步骤等与中试工艺记载的技术特征存有差异，该证据不足以否定被诉侵权制备方法第九步反应的起始物甲磺酸酯10α/10β是β异头物富集的糖。对此证据，不予采纳。
上诉人伊莱利利公司认为专利一的表格例中-83℃至19℃的变化范围内，α/β的比例仅从4.4：1减小到2.0：1，变化很小。而中试工艺反应在23℃-25℃进行，生成甲磺酸酯10α/10β的比例为1：1.1。专利一19℃与豪森中试工艺的23℃同属于室温条件下，仅有4℃之差，但两者所对应α/β的比例却发生了质的变化，主张鉴定结论错误。经审理，本案专利一的独立权利要求的概括除包含其说明书实施例公开的11个不能实施的情况外，还存在众多其他不能解决发明所要解决的技术问题的技术方案，因权利要求没有得到说明书的支持，专利一已经被宣告无效。由于专利一中SN2亲核反应反转构型在某些点不是主要的反应路线，如在α核糖与β核糖比例是α＞β时，得到的α核苷与β核苷的比例也是α＞β，而不是预期的β核苷富集的混合物。因此，存在专利一19℃所对应α/β的比例与被诉侵权制备方法的23℃所对应的α/β的比例出现突变的可能。
本案鉴定结论是在推定的基础上作出的，这种推定具有事实基础，原审判决采信鉴定结论并无不当。理由为：（1）同样的产物可以由不同的反应物通过不同的方法制得，但在反应条件和目标物及工艺路线确定时，推断另一个反应物是有可能的。（2）豪森公司中试工艺中的11α/11β的比例是1.15：1，是经过分离纯化后的比例。由于豪森公司和伊莱利利公司采用的分离纯化的方法是一样的，结合专利二说明书记载的当用无机酸处理反应混合物时会减少α核苷的含量而增加β核苷的相对含量的内容，在工艺步骤分离纯化过程中，α核苷大多是留在溶液中而没有被提纯出来，在α核苷存在更多的损失的情况下，豪森公司提纯出来的产物应当是α富集，纯化前的混合物中α异头物富集的程度相对更高。而且伊莱利利公司也未提交证据证明分离纯化会使α/β的构型发生变化。（3）根据中国医药工业杂志发表的《盐酸吉西他滨的合成》一文记载的内容，3α/3β、4α/4β与豪森中试工艺的第八步、第九步在反应条件、技术参数上基本一致。文章中的数据显示，相当于10α/10β的步骤的3α/3β是1：1.01，β富集的糖，4α/4β比例大致为1.2：1，1.28：1，1.31：1，在容忍的误差范围内，印证了鉴定报告推论的正确。此外，豪森公司在原审提交的补充材料一、二的数据也补强了其中试工艺第九步反应原料是β富含的糖，产物是α富含的核苷。
(三)关于豪森公司第九步反应的起始物甲磺酸酯10α/10β的比例是否应当由豪森公司负举证责任的问题
原审法院已经从江苏省药品监督管理局调取了豪森公司的相关申报材料，经与国家药品监督管理局的报批资料核对，两者的生产工艺名称、内容一致。豪森公司亦提供了相关的生产批件及对应的申报材料、生产工艺、补充材料等。比对的结果是不落入专利二、专利三的保护范围，故不能认为豪森公司没有提供其制备吉西他滨盐酸盐的方法。况且，根据专利法的规定，被诉侵权人对新产品的制造方法承担倒置举证责任是有条件的，即专利权人首先应当证明被诉侵权方法所生产的产品与涉案专利方法所生产的产品属于相同的产品；同时，还应当证明依据专利方法直接获得的产品是新产品。本案专利一的关键是合成反应物，β异头物富集的核苷是专利一直接获得的产品。专利二是对专利一得到的反应物进行纯化反应。专利三是对专利二所得到的纯化物进行脱保护的方法。上诉人伊莱利利公司提起本案诉讼时提交了豪森公司生产的盐酸吉西他滨药品，但并没有证明豪森公司实际生产了β异头物富集的核苷，而且，在二审中双方均认可，并非只有β异头物富集的核苷可以制备得到盐酸吉西他滨，盐酸吉西他滨可以用β异头物富集的核苷以外的其他物质制备。因此，即使根据《中华人民共和国专利法》(1992修正)第六十条第二款的规定，对合成步骤的举证责任也应当由伊莱利利公司负担，而不应当倒置由豪森公司承担。伊莱利利公司上诉主张豪森公司应当举证证明甲磺酸酯10α/β的比例的理由，不应支持。
【术语解释】
新产品，是指产品本身或其制造产品的技术方案在专利申请日以前未为国内外公众所知的产品。
【相关法规】
《专利法》第61条第1款
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条
【拓展阅读】
何怀文：《方法专利的“延伸保护”和新产品制造方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置——评最高人民法院张喜田提审案》，载《中国专利与商标，2011年第2期。
刘红兵，卢山：《方法专利侵权诉讼的举证责任分配》，载《知识产权》，2007年第5期。
符启林，宋敏：《方法专利侵权举证责任倒置适用条件之研究——谏言<专利法>第57条第2款的修改》，载《电子知识产权》，2008年第4期。
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