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ciplawyer@163.com预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）
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在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，北京市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44％，认为其专利取得了预料不到的技术效果 ，从而推翻了专利复审委员会和北京市第一中级人民法院的观点。在此之前，北京市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性 。
两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判中技术效果的认定和针对“预料不到的技术效果”的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不厘清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国内外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。
一、案情简介
第200780016464.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其中争议的权利要求7限定了各组分的含量；附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同，并且，复审委和两审法院均认定区别技术特征在于：权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上，复审委与上述一审、二审法院有关创造性评判的主要观点如下：
复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4同样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量，但不能超过其下限值和上限值；此外，附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果是可以预料的，本专利中也没有证明该小范围的选择产生了预料不到的技术效果。因此，基于所确定的区别技术特征及其实际解决的技术问题，本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性 。
针对专利权人争辩的本专利的比较例C16能够证明因Cr含量的不同导致本专利耐间隙腐蚀性优异的观点，复审委认为，比较例C14、C15、C16的产品最大侵蚀深度均在800μm以上，耐间隙腐蚀性差，其中C14和C15中Cr含量分别为14.86％和15.22％，同时在本专利和附件4所述的范围之内，故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果是仅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范围并不是权利要求7与附件4之间的区别特征，因此，本专利相对于附件4没有取得预料不到的技术效果 。
一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。因此，需要考虑本专利说明书中是否有证据表明，该区别的存在使得权利要求7具有了预料不到的技术效果，使不锈钢具有耐间隙腐蚀性的效果，方能以此确定其“实际要解决的技术问题”是改善耐间隙腐蚀性。如果专利权人无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢 。
本专利说明书中只有编号为Cl的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性 。
二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。
本案权利要求7属于附件4的技术方案的选择发明，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书记载的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性 。
二、三种不同的创造性评价方式
在评价发明的创造性时，上述三个审级的评判过程呈现了有趣的三种不同方式，使得审查实务中有关创造性判断的不少争点被集中反映出来。笔者将三个审级的创造性评判方式具体对比如下：
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复审委遵循“三步法”进行判断，认为附件4中给出了进一步选择Ti和Mn的含量范围的技术启示，且对本领域技术人员来讲是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，亦不认可本专利通过对该小范围的选择产生了预料不到的技术效果，但没有对发明实际解决的技术问题进行正面分析和认定，相应地也没有正面认定本专利相对于附件4产生的是何种技术效果以及回应专利权人所强调的提高耐间隙腐蚀性的效果和有关二者发明目的不同的争辩。
一审法院认为，具有预料不到的技术效果是发明具备创造性的重要考虑因素，预料不到的技术效果也是确认发明实际要解决的技术问题的关键，且预料不到的技术效果应当是区别技术特征所致；相应地，用于证明预料不到的技术效果的对比试验的设计也应当与区别特征之间存在因果关系。代表本专利的C1与代表现有技术的比较例C14-C16因多种元素含量均存在差异，不能证明区别技术特征Mn和Ti含量的不同带来了耐腐蚀性的改善，不能证明发明实际解决了改善耐腐蚀性的技术问题，因而本领域技术人员在附件4范围内进行选择是显而易见的。
二审法院主张以“预料不到的技术效果”的判断作为一项独立的创造性评判方法来替代“三步法”，即，认为只要发明具有预料不到的技术效果就应当认可其创造性。在认定预料不到的技术效果的过程中，仅将落入本专利范围内的C1与落入附件4范围的C16的效果数值进行对比，由C1比C16耐腐蚀效果数值提高了44%，而直接得出本专利取得了预料不到的技术效果的结论；其间，没有考查所比较的C1和C16方案之间的差别是否体现争议专利和附件4的区别特征之间的关系，忽略了区别特征与预料不到的技术效果之间的因果关系，且未对判断预料不到的技术效果的考虑因素进行分析，似乎将数量上有差异等同于预料不到的技术效果，将发明作为整体实际产生的技术效果等同于基于区别特征产生的技术效果。
首先，因本案涉及的各审级以及双方当事人对区别技术特征的认定均一致，故本文将有关区别技术特征认定的问题排除出本文探讨范围。然而，通过以上分析可以发现，三者在“三步法”的适用范围和条件、预料不到的技术效果在创造性审查中的地位、如何认定预料不到的技术效果、对比实验的审查等方面存在分歧。这些分歧的存在也常常导致在不同程序中审查标准的执行不一致，为了客观公正地评价发明的创造性及其智慧贡献，本文拟对上述焦点问题作一探讨。
三、焦点评析
本案涉及创造性审查基准之争，体现了不同审级之间有关“预料不到的技术效果”与创造性关系的不同观点。复审委认为，创造性的审查过程中，主要是判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见。一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。而二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。其中，尽管二审法院措辞上采用的是“不能机械地适用‘三步法’”这样的表达方式，似乎可理解为，在判断创造性时不应仅考虑适用“三步法”而不考虑其它判断方法或者在适用“三步法”过程中不要机械教条，而非杜绝适用“三步法”；但由于判决同时又指出在上述情形下“应当”采用“预料不到的技术效果”的判断方法，如此说来，其厚此薄彼之意则昭然若揭；可见，上述二审法院观点是将“预料不到的技术效果”作为独立的创造性判断方法与“三步法”并列，并设立了“三步法”适用的禁区，这与实践中将“预料不到的技术效果”作为“三步法”创造性判断的辅助考量因素之一的普遍做法出现了分歧。
下文将在对本案的具体案情的研究基础上，由“预料不到的技术效果”的概念、设立的本义以及指南的相关规定出发结合其他国家相关规定来诠释“预料不到的技术效果”和“三步法”之间的关系以及应当如何在创造性评价中把握“预料不到的技术效果”。
1、“预料不到的技术效果”的概念
要厘清“预料不到的技术效果”与显而易见性判断（“三步法”）的关系，首先应当区分“技术效果”和“预料不到的技术效果”。创造性的判断过程的第二步被称作技术问题的构建，考虑发明的“技术效果”是该步骤确定发明实际解决技术问题的事实基础。于是，“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础” ，指南此处规定的“基础”并非“预料不到的技术效果”；因此，对发明产生的技术效果的认定就成为创造性评判的一个不可缺失的环节，而对“预料不到的技术效果”的认定相对于创造性的判断而言则显然并非如此。
审查指南指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术人员来说，事先无法预料或者推理出来 。从中可以看出，判断“预料不到的技术效果”其实与适用“三步法”判断显而易见性一样，均是在技术效果的事实基础上作出的判断；并且，判断发明是否具备“预料不到的技术效果”的主体应当与创造性的判断主体保持一致，应当是所属领域技术人员；所谓“预料不到”是指技术效果本身的质变或量变相对于主体的判断能力和现有技术给出的教导而言，因而同样是需要以所属领域技术人员视角根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判。
2、审查指南中“预料不到的技术效果”规定的设立本义
在审查指南中，“三步法”是作为显而易见的判断方法提出，而显而易见性对应于“突出的实质性特点”，由于在创造性审查中对“显著的进步”要求被相对弱化，且发明在具备突出的实质性特点的前提下其显著进步的存在似乎不言而喻，所以在具备非显而易见性的情况下，则满足了创造性的要求，故“三步法”实质上是判断创造性最重要的方法，作为审查指南中列举的一般性判断方法，具有普遍适用性。
“预料不到的技术效果”在审查指南中是作为“判断发明创造性时需考虑的其他因素”之一提出的，审查指南指出，发明是否具备创造性通常应根据“三步法”的审查基准进行审查。但在出现这些“需要考虑的其他因素”时，审查员应当予以考虑，不应轻易做出发明不具备创造性的结论。审查指南 进一步谈及对预料不到的技术效果予以考虑的出发点时指出，在创造性的判断过程中，考虑发明的技术效果有利于正确评价创造性。如果通过“三步法”已经得出非显而易见性的结论时，则不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。 上述内容在审查指南中仅作为“审查创造性时应当注意的问题”被提出。从审查指南的上述表述可以看出，对于“预料不到的技术效果”的考察在创造性判断中的地位低于“三步法”，是否产生预料不到的技术效果不是创造性判断的一个完整的判断基准，而仅是众多需要考虑的要素之一，提出“预料不到的技术效果”的目的在于：提醒判断者注意，防止在审查中遗漏对于有价值的技术效果的考虑导致轻易抹杀发明的技术贡献。
在欧洲专利局审查指南中把此类需要考虑的情形统称为“次要因素”(Secondary indicators)。欧洲专利局在判例法中指出所述次要因素仅仅是评价创造性的辅助考虑因素 ，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。美国专利商标局审查程序手册也将预料不到的效果称作“辅助考虑因素”(secondary considerations)，明确指出创造性判断中这类辅助考虑因素的重要性依不同的案情而不同 。可见，在不同国家的审查实践中，预料不到的技术效果在创造性判断中的地位是类似的。
将预料不到的技术效果作为次要因素提出的意义在于：一方面，在一定的情形下可以作为“三步法”下位的辅助考虑因素；另一方面，在非显而易见性的初步判断后，用作衡量发明所做出的技术贡献与其获得的保护范围是否相称的辅助考虑因素。
3、审查指南中有关“预料不到的技术效果”的规定的情形
审查指南中关于“预料不到的技术效果”的应用情形可以分为两种：
第一种情形是将“预料不到的技术效果”作为一个要素出现在某些特定场合的创造性评判规则中，并使“预料不到的技术效果”的判断结果直接作用于创造性审查结论的情形，例如：
①在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。
②对于已知产品的用途发明，如果该新用途不能从产品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得到或者预见出，而是利用了产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则认为这种已知产品的用途发明有创造性。
③如果转用发明是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的技术效果，则这种转用发明不具备创造性。
④在判断化合物的创造性时，结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果。从上述规定不难看出，“预料不到的技术效果”的判断如直接作用于创造性的评判结论，则需要将发明与最接近的现有技术之间进行的技术构思和技术方案的比较结果作为前提条件，由此也可以印证预料不到的技术效果并非创造性判断要考察的单独因素，或者说是独立的完整的判断基准的观点。进而，应理解上述规定是“三步法”在一些特定情况下的应用，是显而易见性的一般判断规则的下位规则，因此，作为完整的下位的规则可以在创造性评判中直接适用的。
审查指南中“预料不到的技术效果”出现的第二种情形是在脱离上述前提被单独提及的，即，没有将其作为一个因素带入到创造性评判的完整方法中，此种情形多作为提醒的方式出现。此时，应理解是从另一个角度审视显而易见性的判断结论以避免出现疏漏。形象地说，出于确保创造性评判的客观性的目的，对于由“三步法”公式“计算”出的创作性判断结果，必要时可以引入“预料不到的技术效果”进行验算，提醒判断者发明相对于现有技术产生的任何技术效果及其对所属领域所带来的价值均不应被遗漏；而在确定实际解决的技术问题环节，如果已经对所有技术效果予以全面准确考虑，则这种验算显然是非必要的，也就是说，在此情形下，无论有无针对“预料不到技术效果”的判断所得出的创造性评判结论均应当是一致的，并不会出现矛盾。
如上所述，欧洲专利局在判例法中指出所述“次要因素”仅仅是评价创造性的辅助考虑因素 ，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。此外，美国专商局引用其司法判决的观点（“对于有待裁决的权利要求来说，超出预期的结果是与显而易见性法律结论有关的证据因素 。”）在其指南中明确规定，“超出预期的结果是非显而易见性的证据”。 由此可见，在借助于预料不到的技术效果来评价创造性时，应当将其恰当地融入“三步法”的判断过程中，对“三步法”形成有利补充，而非将二者割裂。
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