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ciplawyer@163.com适用新商标法商标先用权抗辩成功第一案落槌
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新商标法自2014年5月1日正式实施，其中第五十九条第三款是我国商标法首次确立商标先用权规则。
成立于2008年、在北京拥有四家门店的北京尚丹尼美发中心（以下简称尚丹尼中心），一直使用“尚·丹尼造型”门头及指示牌，但却突然遭到前员工家属谭女士的起诉，要求该中心禁用“尚丹尼”字样，并赔偿各项损失20万元，原因是谭女士在同类服务注册了“尚丹尼”文字商标。近日，朝阳区法院作出一审判决，认定尚丹尼中心使用在先并已在一定范围内具有一定影响，其在先使用行为符合商标法第五十九条第三款的规定，谭女士无权禁止尚丹尼中心继续使用“尚丹尼”商标，并据此驳回了谭女士的全部诉讼请求。
尚丹尼中心于2008年1月11日核准成立。2011年5月、2013年3月、2013年5月该中心建外店、三里屯店、王府井店陆续开业。尚丹尼中心的四家店面均经营理发业务，四家店面的门头、路边指示牌均使用“尚·丹尼造型”字样。
2008年1月至今，尚丹尼中心一直通过大众点评网以“尚·丹尼造型”名义推广其多家店面，并提供团购服务，其尚丹尼建国门店大众点评网累计点评1960次，并被标注为五星服务。大众点评网上多家店面地址也以“尚·丹尼造型”作为位置指向标。另外，尚丹尼中心还通过新浪微博进行推广，并购买“微博卡企业版服务”，促进微博粉丝到店消费。
2010年10月至2011年2月，原告谭女士的丈夫邵先生在尚丹尼中心工作。
2012年8月16日，谭女士提出“尚丹尼”商标注册申请。2014年1月，经商标局核准谭女士在第44类服务注册了“尚丹尼”文字商标，该类服务包括医疗按摩、美容、理发、保健、化妆、芳香疗法、动物饲养、庭园设计、卫生设备出租等，商标注册有效期为2014年1月14日至2024年1月13日。
之后，谭女士将尚丹尼中心诉至法院，认为尚丹尼中心未经其许可，擅自使用“尚丹尼”商标，侵犯了其商标专用权，要求判令尚丹尼中心立即停止在其经营场所使用“尚丹尼”字样，销毁带有“尚丹尼”字样的产品宣传资料、店面招牌，停止使用“尚丹尼”进行网络宣传，要求尚丹尼中心赔偿经济损失18.5万元、律师费1万元、公证费5000元。
尚丹尼中心辩称，该中心是“尚丹尼”商标及字号的在先权利人，经不断推广已经具有良好的口碑和一定的影响力，谭女士并未实际使用注册商标，其系尚丹尼中心前员工邵先生的妻子，其行为属于恶意抢注，请求法院驳回谭女士的诉讼请求。
法院经审理认为，尚丹尼中心自2008年成立以来，一直以“尚丹尼”作为商业标识予以使用，这种标识经过长期使用已经可以界定为商标性使用，即已构成未注册商标。尚丹尼中心尽管未进行商标注册，但是根据其进行网络推广的事实，可以确认其将“尚丹尼”作为商标使用已经在一定范围内具有了一定影响。虽然尚丹尼中心使用“尚丹尼”商标的服务范围与谭女士享有商标专用权的涉案商标属于相同服务，且商标标识一致，但是尚丹尼中心在谭女士申请涉案商标注册前，已经在理发服务上使用未注册商标“尚丹尼”多年，尚丹尼中心属于使用在先。谭女士就其主张权利的涉案“尚丹尼”文字商标并未实际使用。综上，尚丹尼中心对涉案商标的使用行为符合商标法第五十九条第三款的规定，谭女士无权禁止尚丹尼中心在涉案使用范围内继续使用“尚丹尼”商标。
同时，法院指出，尚丹尼中心对“尚丹尼”商标的使用不得超出涉案范围，谭女士亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商标时适当附加区别标识以区别服务来源。
最终，朝阳区法院一审判决驳回了谭女士的全部诉讼请求。
法官点评
给“商标投机者”一记重拳
该案是在新商标法颁布后，首次适用该法第五十九条第三款，即未注册商标先用人适用商标先用权抗辩取得成功的案件。该案的审理为进一步规范商标注册秩序，遏制商标抢注行为，在新商标法立法框架下进行了有益的探索和尝试。
涉商标先用权抗辩相关立法和司法历程
商标先用权抗辩又叫善意在先使用商标的抗辩。在商标侵权民事案件中，未注册商标使用者能否以在先善意使用来对抗在后相同或者近似商品或者服务上注册的相同或者近似商标，一直以来是司法实践中的热点和难点问题。这个问题的核心在于对未注册商标的保护的边界在哪里。尤其是近几年来，恶意抢注他人在先使用未注册商标、抢注热点词汇注册商标、一个人坐拥上千商标不实际使用却待价而沽的情况日益凸显，对于未注册商标的保护就显得尤为重要。
我国是商标注册获权制度的国家，这在1982年商标法颁布之初便已确立。但1982年的商标法并未有对未注册商标保护的相关条款，1993年的第一次修改增加了关于“已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标”的规定，但并未明确对未注册商标的保护范围，实践中缺乏可操作性。2001年的第二次修改，对未注册商标有了部分保护，具体体现在对未注册驰名商标的保护、禁止代理人或者代表人抢注商标以及禁止恶意抢注有一定影响的商标这三个条款，但上述三个条款的适用更多的是在于商标申请注册程序或者是商标的无效宣告程序中。此后，随着司法实践的需要， 2012年最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中，提出了对于满足一定情况对商标先用权抗辩予以支持的意见，具体体现在明确了“注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持”。意见虽然明确了，但在当时的商标法框架下，却没有具体的法条可以适用。至2013年商标法的修订，方通过第五十九条第三款明确了在商标民事侵权案件中，对于未注册商标的保护条件和范围。至此，商标先用权抗辩在商标民事侵权案件中才有了具体可靠的依据。
对未注册商标保护的适用条件
根据商标法第五十九条第三款的规定，我国对于未注册商标的保护不是全覆盖的，而是有选择的部分保护。简单来说，那就是需要满足“标识构成商标性使用+使用在先＋具有一定影响”的条件。
首先，在先的标识应当属于商标性使用，这个条件毋庸置疑。权利人不将相关标识作为商标使用，比如仅仅是作为服务或者商品品质描述性使用或者是简单的活动称号（尚不构成知名服务特有名称）的使用，相关标识则无法起到区分商品或者服务来源的商标核心功能，自然不能作为未注册商标在一定条件下享受保护。结合该案来看，尚丹尼中心自2008年成立以来，一直以“尚丹尼”作为商业标识予以使用，因此法院认定这种标识经过长期使用已经可以界定为商标性使用，即已经构成未注册商标。
其次，未注册商标需要使用在先。根据该条款的规定，该使用在先，应当是在商标注册人申请商标注册前已经予以使用。该案原告是2012年申请注册的涉案“尚丹尼”商标，而尚丹尼中心于2008年开始便已经将“尚丹尼”作为未注册商标而使用。
第三，未注册商标的在先使用已经具有一定影响。该条件划定了未注册商标予以保护的边界范围，即需要通过使用有一定影响时，方能受到保护。具有一定影响情况下才予以保护的意义在于既能防止商标注册人对在先使用人商标声誉的“不劳而获”，也能防止对具有一定知名度的在先未注册商标叫停而造成过多的社会资源浪费，同时也能够提升在先未注册商标使用人的知识产权法律意识，鼓励其通过商标注册予以保护。
如何界定未注册商标在先使用具有一定影响
那么，怎样才属于具有一定影响？这也是目前司法实践中的另一个难题，具体还是应当根据未注册商标权利人提供的关于商标在先使用的范围、宣传推广程度、相关商品或者服务市场消费群体的认知程度等证据来综合判断，个案性比较强。但这里需要强调的，是在能够认定商标注册人具有恶意抢注的前提下，对在先未注册商标使用影响的举证应从宽把握，这对于打击恶意抢注商标的行为是有利且积极的。比如，很多商标的使用难以在全国范围内产生影响力，那么，是否可以单纯考虑商标在先使用的一定范围的市场影响力等等，尤其是当在后商标注册人使用商标的市场于在先商标使用的市场地域范围基本重合的情况下。
该案中，原告谭女士配偶之前曾经在被告尚丹尼中心处工作，因此，其对于尚丹尼中心在先商标性使用“尚丹尼”应当是知晓的。但是，其在相同服务上抢先注册了“尚丹尼”商标，并且在自己不实际使用的前提下，反而通过诉讼主张在先使用的尚丹尼中心停止侵权并赔偿损失，能够推出原告在抢注商标时是具备主观恶意的。在该前提下，尚丹尼中心虽然仅仅举证证明了其在北京地区的品牌服务推广和应用情况，即仅具有区域性影响力，该影响力尚未覆盖全国，但法院还是对相关未注册商标已经具有一定影响力进行了认可，反映的就是上述精神。
总之，该案是实现商标先用权抗辩的案件，对于推动商标注册申请和使用回归商标的核心功能以及表明商标抢注之司法态度上具有积极意义。相信该案的处理，一定会给那些“商标投机者”一记重拳，并为后续同类案件的审理起到抛砖引玉的作用。
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