购进商品后添加图案再销售不适用“商标权穷竭原则”

　　                                                                                         案号：（2012）穗中法知民初字第54号
                                                                                               （2014）粤高法民三终字第101号

　　【裁判要旨】

　　销售商将购得的标注注册商标的商品，以雕刻加工等方式对商品品质进行实质性改变，并继续在市场上售卖，该行为会导致消费者对该实质性改变商品的来源产生混淆，销售商的行为不适用“商标权穷竭原则”，其应被认定为商标侵权行为。

　　【案情介绍】

　　原告美国之宝制造公司是世界著名的打火机制造商，1989年，该公司向我国国家工商行政管理总局商标局申请注册了核定使用在打火机等商品上的ZIPPO注册商标。原告生产、销售的ZIPPO打火机产品，既有光板打火机，也有雕刻图案的打火机。原告的ZIPPO商标经过使用在市场上获得了较高知名度。

　　被告李广生是广州市越秀区富宇工艺品行（个体工商户）的经营者，其先购买原告的ZIPPO光板打火机，然后在光板打火机上以激光镭射的方式雕刻花纹图案；同时，被告李广生还委托包装公司为其加工制作带有ZIPPO标识的打火机木制包装盒、包装袋，用于包装上述自行雕刻了花纹图案的打火机，然后在市场上进行销售。

　　原告提供了被告销售的多个打火机，作为指控被告侵犯其涉案注册商标权的证据。经勘验，被告销售的打火机的包装盒、包装袋和说明书上均标有ZIPPO标识；打火机的底部亦标有ZIPPO标识，并标有“美国制造”的英文；被告在这些打火机上有的雕刻了麦克杰克逊的图像及英文名字，有的雕刻了毛泽东图像、中国领土图案或天安门标识，有的雕刻了单心形或双心形图案，有的雕刻了老鹰图案，有的雕刻了龙的图案，有的雕刻了变形金刚图案，有的雕刻了清明上河图等图案。

　　原告承认被告销售的上述打火机均为原告制造、销售，但指出其制造、销售的打火机均为ZIPPO光板打火机，被告未经许可在原告的光板打火机上进行加工雕刻，然后销售该加工后的打火机，该行为侵犯了原告的ZIPPO注册商标权，请求法院判令被告停止侵权，并赔偿原告经济损失200万元，并登报赔礼道歉。

　　针对原告的侵权指控，被告抗辩称，其在原告的ZIPPO光板打火机上雕刻图案的行为，并没有侵犯原告的商标权，因为被告销售的仍是正品ZIPPO打火机，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。

　　广州市中级人民法院一审认为，被告购进原告的光板打火机后进行雕刻加工，加工后的打火机附着ZIPPO正品打火机原本不具有的图案、装饰，对打火机的整体外观做了较大的改变，已经构成实质性改变，即该类经过被告加工雕刻后的打火机已经不是原告投入市场时的打火机，两者属于不同的产品。被告在未经原告许可的情况下，对原商品进行加工并在包装上依然使用ZIPPO商标，势必会使消费者误认为加工后的打火机依然是原告产品，被告加工后的打火机与原告在中国销售的其他型号雕刻图案的打火机也会混淆。根据我国商标法第五十二条第（一）项的规定，判决被告停止侵权，并酌定赔偿原告经济损失30万元，驳回原告要求被告赔礼道歉的诉讼请求。

　　一审宣判后，李广生不服提出上诉。在二审审理期间，李广生以双方达成和解协议为由，申请撤回上诉。广东省高级人民法院准予撤诉。

　　【法官评析】

　　本案属于销售商将标注注册商标的商品进行了实质性改变，并仍进行转售而被判定商标侵权的典型案例，其蕴含的论证逻辑即为“商标权一次用尽”原则的例外，该问题属于商标法司法实践中的新问题，颇值得研讨。

　　一、“商标权一次用尽”原则的本旨

　　“商标权一次用尽”又称“商标权穷竭”，是指对于经过商标权人许可或以其他方式合法投入市场的商品，他人在购买之后无须经过商标权人许可，就可将带有商标的商品再次售出或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用该商标，商标权人通过自己的第一次销售行为，已经行使了自己的权利，获得了必要的商业回报，从而穷尽了自己的商标权；这也就是说，对于经过商标权人许可向公众提供的商品，该商品上的商标权被视为“用尽”或“穷竭”，商标权人无权阻止该商品的所有权人向公众再次出售或提供该商品。因为商标通常是以商品为载体而表现出来的，所以在一个被售出的特定商品上所体现的民事权利，可能会既有该商品的所有权人，又有该商品上所标注商标的专有权人，如果允许商标权人限制商品的买售人转售其所购得的带有商标的商品，就将导致商标权人干涉商品所有权人买卖商品的自由，这样的结果显然违背市场经济的基本原则，故为了避免该商品所有权人和商标专有权人在行使权利时产生冲突，保障商品能够在市场上自由流通，“商标权一次用尽”原则应运而生。

　　二、“商标权一次用尽”原则的例外

　　“商标权一次用尽”原则平衡了商标权人与商品所有权人之间的权利冲突，保持了二者利益平衡。但“商标权一次用尽”原则的适用，也要受到一定条件的限制。

　　商标具有识别商品或服务的来源、商品质量保障和广告宣传三大功能。为了维护商标的质量保证功能，商标权用尽原则适用的前提条件之一是，进一步销售的商品之品质没有发生变化或损害，否则，将不具有适用商标权用尽原则的基本条件。换句话说，如果商标权人有正当的理由，特别是在商品投入市场之后，如果该商品的状况发生了改变或恶化，商标权人有权反对将该商标使用于商品继续销售，因为如允许其继续进行销售，将可能使消费者误认为商标权人的商品原本就质量低劣，从而损害该商标的声誉，在此种情形下，就不应适用“商标权一次用尽”原则，此时发生商标权用尽原则的例外。

　　三、从“商标权一次用尽”原则解析本案

　　我国商标法尽管未规定“商标权穷竭”原则，但在商标法司法实践中，法官一直适用该原则处理纠纷。从本案来看，被告无权以“商标权穷竭”原则来主张免责，理由如下：

　　原、被告双方均认可，被告涉案的ZIPPO光板打火机是原告生产、销售的正品打火机，但原告认为，“被告的涉案ZIPPO光板打火机虽属正品，但并不是在中国大陆市场上购得的，而是从日本非法进口到中国大陆市场的”，由于被告也不能提供证据证明涉案ZIPPO光板打火机的合法来源，故原告在诉讼策略上起初是想证明被告是从日本等国非法进口ZIPPO光板打火机，以此视角出发来进一步论证被告侵犯了原告的商标权，但由于被告对非法进口行为予以否认，且原告的证据也不足以认定被告存在着非法进口ZIPPO光板打火机的行为，因此，法院未采信原告欲证明的该事实。在这种情况下，原告选择着力从被告实施雕刻行为、擅自制造带有ZIPPO标示的包装，来论证被告构成商标侵权。

　　本案与以往商标侵权案件的不同之处在于，被告购得原告的ZIPPO光板打火机正品后，在这些正品上以激光镭射的方式雕刻各种花纹图案，然后再委托包装公司为其加工带有ZIPPO标识的包装，用这些包装将打火机包装好以后，再在市场上进行销售。从该事实来看，被告并未直接转售其从市场上购得的ZIPPO光板打火机，而是实施了一系列的雕刻加工、改装行为，此时，ZIPPO商标所标注的商品在品质上发生了实质性改变，如仍允许被告将改变了品质的商品继续投放市场，显然会导致ZIPPO商标的声誉受损。

　　从消费者的角度来说，由于ZIPPO商标所标注的商品代表了特定的品质，而被告将改变了品质并仍标注ZIPPO标识的商品投入到市场上，该行为极有可能导致消费者将原告投入到市场上的ZIPPO打火机，与被告经过雕刻改变了品质却仍标注ZIPPO标识的打火机，产生来源混淆的后果。

　　基于上述论证，本案被告的行为不适用“商标权一次用尽”原则，其行为应被认定为商标侵权行为。