专利授权确权中解决“权利冲突”的路径分析

日期：2016-11-04 来源：《中国知识产权》杂志总第117期作者：穆颖浏览量：

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作者：穆颖北京知识产权法院

一、知识产权授权确权中避免“权利冲突”的法律规定和司法实践

商标权和专利权是需要通过当事人申请，经过行政机关审核后才能授予的法定权利。我国《商标法》和《专利法》均规定了避免权利冲突的授权条件。

根据《商标法》第三十二条的规定，申请注册的商标不得损害他人现有的在先权利。在司法实践中，阻碍商标注册的在先权利可能包括在先著作权、企业名称权（益）等[司法实践中常见的在先权利(益)还包括之知名商品特有名称权（益）、外观设计专利权等]。符合法律规定的主体可以在商标授权前的异议期内，依据权利冲突对商标注册提出异议申请，或在商标授权后请求宣告商标无效。《商标法》第三十三条和第四十五条的规定，以权利冲突为由提出商标异议和请求宣告无效的主体为在先权利人或利害关系人。

根据《专利法》第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。在司法实践中，在先的合法权利主要包括在先著作权及商标权等。根据《专利法》第四十五条的规定，专利授权公告之日起，对不符合授权条件的专利，任何单位或者个人均可以请求专利复审委员会宣告专利权无效。

比较《商标法》与《专利法》对权利冲突的规定可以发现，虽然两种权利均明确了避免权利冲突的制度，然而可以主张权利冲突的主体却存在一定差异。下文的案例恰体现了上述差异，并引发了本文有关权利冲突的进一步探讨。

二、昭和外观设计无效案提出的问题

2010年2月7日，江苏天一昭和陶瓷有限公司（简称江苏昭和公司）针对练爱民、孔保新拥有的名称为“汤杯（4932）”等四项的外观设计专利权，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，理由为涉案专利与日本昭和制陶株式会社（简称日本昭和公司）和桑高美国有限公司（简称桑高公司）共有的“NOVA”系列制品在美国享有的著作权相冲突，不符合《专利法》第二十三条的规定。

专利复审委员会经审查后认为，江苏昭和公司不具备无效宣告请求人资格。因为，基于2010年《专利审查指南》（简称《审查指南》）第四部分第三章第3.2节有关请求人主体资格中的规定：“以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的，其无效宣告请求不予受理。其中利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人”。根据著作权法的相关规定，只有著作权人或者独占实施被许可人，或者经过权利人授权的普通被许可人可以作为原告提起诉讼。本案中，江苏昭和公司虽然为日本昭和公司加工相应的陶瓷制品，亦被本案外观设计专利权人起诉侵权，但没有证据证明其为在先著作权人，亦无证据证明其获得了在先著作权的独占实施许可或者在先著作权人已经授权江苏昭和公司以权利冲突为理由提出本案无效宣告请求，故江苏昭和公司既非在先著作权人亦非在先著作权的利害关系人，不具有以冲突为理由提起无效宣告请求的资格。鉴于此，专利复审委员会作出决定，维持涉案专利权有效。

江苏昭和公司不服上述决定，向法院提起行政诉讼，认为其有资格提出无效宣告请求。一审法院经审理后认为：《专利法》以及《专利法实施细则》并没有限制依据在先权利提出无效宣告请求人的资格。但《审查指南》却对无效宣告请求人的资格进行了限制。在《审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。专利复审委员会不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，而仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。据此，一审法院撤销了被诉决定并判令专利复审委员会重新对本案进行审查。专利复审委员会不服一审判决，提出上诉。北京市高级人民法院维持了一审判决。[参见（2013）一中知行初字第40、41、42、44号行政判决，（2014）高行终字第30、31、36、37号行政判决]

本案判决从行政行为合法性的角度出发，认为行政机关应在法律授权范围内合法履行确权审查职责，在缺少法律依据时不应自行限制无效宣告请求人的范围。案件至此，已有结论。然而，跳出个案具体审理范围之外，本案引发了更为深入的讨论。有观点认为，虽然现行专利法规定任何主体均可请求宣告专利无效，但仅就“权利冲突”这一无效理由而言，有必要从立法上限制请求人的范围。正值《专利法》第四次修改之际，笔者认为该问题值得从制度设置的层面上进一步探讨。

三、应否限制以“权利冲突”为由的无效宣告请求人范围

本文所涉昭和案中，专利复审委员会提出的几项抗辩理由代表了支持限制请求人范围的主要观点。本文拟从上述观点出发，探讨其合理性。

（一）“权利冲突”是否仅影响先后权利人的利益

专利复审委员会认为，《专利法》第二十三条第三款仅仅是对在先权利人的救济途径，权利人有权选择主张或者不主张权利，其他人不能代替权利人主张。

需要说明的是，笔者认为，所谓的权利冲突应当澄清两种不同情况。一种情况是，在后的权利与在先权利的保护客体并不相同，但恰恰在载体上存在重合。典型的是在先商标权与在后专利权的冲突。比如，将知名商标图样印刷在杯子上申请外观设计专利的情形。此时，两者虽然都包含同样的商标标识，但是其保护客体是有区别的：商标的保护客体是标识背后生产者或服务者通过经营活动带给标识的商誉，或者说是使得消费者将标识与生产者联系起来的无形纽带；而外观设计专利权，其保护客体是对富有美感的工业设计的智力创造。所以，同一件产品承载着不同的权利保护客体。

另外一种情况是，在先权利和在后外观设计专利权的保护客体本身就存在重合。典型情形是在先权利是著作权，尤其该著作权保护的是实用艺术作品[目前我国《著作权法》并没有明确规定实用艺术作品这一具体的作品类型，国务院颁布的《实施国际著作权条约的规定》中赋予外国实用艺术作品以著作权保护，但司法实践中对于符合其他类型作品要件的实用艺术作品仍可以给予《著作权法》的保护。我国《著作权法》第三次修改草案（送审稿）中也首次明确对“实用艺术作品”提供25年的著作权保护，并将“实用艺术作品”界定为“指玩具、家居、饰品等具有实用功能并有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。”]，由于实用艺术作品与外观设计专利的实用性和艺术性往往都难以分离，所以，两者保护的都是既好用又好看的智力成果，此时，两权利保护的客体非常可能存在重合。比如卡通玩偶或依据卡通形象制作的台灯等实用品，其既可能构成作品受到著作权法的保护，也可能作为外观设计受到专利法的保护。这种保护客体重合的权利冲突，可以称为权利重叠，这正是本文所指的权利冲突。

那么，“权利冲突”是否仅仅影响到在先权利人和在后专利申请人之间的关系？以昭和案所涉餐具为例，假设餐具既构成作品，亦符合外观设计的授权条件，就相同的餐具，甲在先享有著作权，乙在后获得外观设计专利权。假设丙生产了该餐具。此时，甲可以主张丙侵犯其著作权，乙可以主张丙侵犯其外观设计专利权。那么丙是否要为此承担双重侵权责任呢？

当然，一个行为同时侵犯了不同权利客体的情形是存在的，笔者认为，侵权人因此承担双重责任并无不妥。然而，如果行为人仅侵犯了一个权利保护客体，而承担双重侵权责任，显然是不公平的。造成丙被重复起诉侵权的原因是授权过程中，本文所指的“权利冲突”的存在。

《专利法》第二十三条的规定，不仅体现了在后专利权对在先权利的避让，更为特殊的情况是，就同样的客体，如果已经有主体在先享有了独占性权利，则不应当再授予另外一项独占性权利了。一旦权利冲突的情形出现，则不仅只有先权利人的利益受到损害，还可能影响到潜在侵权人等主体的利益。从更宏观的角度讲，对同一个保护客体授予两项独占性权利，对所有社会公众来说都是不公平的。因此，权利冲突影响的不仅仅是在先权利人的利益，至少还将影响到潜在侵权人的利益，甚至社会公共利益。

（二）相关主体是否存在其他救济途径

昭和案中专利复审委员会的另一项抗辩主张是，原告即使被诉侵犯外观设计专利权，也可以通过其他途径获得救济，免于承担侵权责任，包括先用权抗辩、在先权利抗辩等，故没有必要给予其提出无效宣告请求的资格。

我们仍将案情简化为甲、乙、丙图例。丙获得了甲的授权，为甲制造产品，后被乙起诉侵犯专利权。甲虽知道乙在甲获得著作权后申请外观设计，但并不去请求宣告乙的专利权无效。此时，被乙起诉侵犯专利权的丙是否有足够的抗辩理由维护自己的权益？

一方面，丙的先用权抗辩并不总是行得通的。如果丙获得甲授权制造产品时间早于乙获得专利权的时间尚可，如果相反，则不存在丙先于乙使用的情形，丙的先用权抗辩无法成立。退一步讲，即使先用权抗辩成立，丙也只能在原有的生产规模内生产，而丙本来可能经甲授权后扩大生产规模，但仅因为甲乙之间的权利冲突，而受到本不应受到的限制，也仍有不公之处；另一方面，丙的在先权利抗辩也并不当然成立，从法学理论研究和司法实践来看，《专利法》第二十三条第三款能否作为民事侵权抗辩的法律依据，成为专利侵权诉讼的一项抗辩理由，需要更多理论和实践的支持，仍有待探讨和研究，因此，在先权利抗辩的成立具有不确定性。

从上述分析可知，丙在侵权之诉中的抗辩理由不足以完全保护其权益，而无论在侵权之诉中丙的抗辩能否成立，上述解决路径仍忽视了最根本的问题。专利侵权民事诉讼与专利无效宣告制度是两种不同的制度安排，其设置目的存在本质的区别。前者是为了使得权利人的损失获得弥补，而后者的重要价值在于对不符合授权条件的专利进行甄别和纠正。不应因为相关主体可以获得某种途径的救济而剥夺其获得另一种救济的机会。因此，关于民事救济手段充足故无需再赋予相关主体无效宣告请求资格的观点并不能完全成立，并且缺乏合理性。

（三）应否借鉴商标法防止权利滥用

专利复审委员会在昭和案中还主张，对无效宣告请求人资格不加任何限制，可能会导致该制度被滥用的结果发生。专利法应当借鉴商标法修订的经验，防止无效宣告制度被滥用。从立法的角度出发，该主张确有探讨的必要。

从法律修改的进程来看，2014年《商标法》修订之前，任何单位个人均可针对权利冲突对商标注册提出异议。实践中，出现了部分异议人以与他人的在先权利冲突为由恶意提出异议，利用异议程序、异议复审程序以及一审、二审诉讼程序的时间，故意拖延目标商标的授权程序的情况。导致善意的商标申请迟迟得不到授权，申请人亦不敢真正将其投入使用，出现了将异议程序异化、滥用的趋势。由于恶意异议的成本较低，使其演变为一种恶意竞争的手段。为了遏制上述情况，2014年《商标法》修订时，限制了以权利冲突为由提出异议的主体资格。

然而，商标异议制度和专利无效宣告制度客观上存在一定差异。首先，商标异议程序是商标授权之前的程序，而商标获得授权后仍有商标无效宣告制度对授权瑕疵进行弥补和纠错。而专利无效宣告制度，是授权后的制度设计，也是专利授权确权中，唯一的由审查机关以外的主体发起的对授权瑕疵进行纠正的程序，因此，专利无效宣告制度并不具有商标异议那样阻碍授权的功能。其次，专利的无效宣告程序的成本相对商标异议来说，无论是费用成本、时间成本、举证成本都相对较高，其被利用或滥用的可能性相对较低。目前实践中并未出现外观设计专利无效宣告制度被滥用和异化的趋势。恰恰相反，我国现有的外观设计授权质量确有待提高，其可专利性受到较大挑战和质疑，在此情况下，正需要鼓励社会公众参与纠错，充分利用无效宣告程序，以提高外观设计专利的授权水平。因此，两项制度并不具有可比性，其应当相互协调的理由有牵强之处。

虽然，借鉴《商标法》修改的经验来解决制度滥用问题缺乏必要性，但退一步思考，即使考虑到避免无效程序在将来被滥用的可能性，适当参考《商标法》对请求人进行限制，在《商标法》仅将异议人和无效宣告请求人限制为在先权利人或利害关系人，并未对“利害关系人”作进一步限定的情况下，《审查指南》却将“利害关系人”更加具体地限制为“有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人”。这种将“利害关系人”等同于侵权之诉中原告的规定仍然值得推敲。

昭和案中的原告相当于前述假设中的丙，其作为在先著作权的普通被许可使用人，在缺少权利人授权的情况下，无法单独提起侵犯著作权之诉。然而，原告一方面为其所称在先著作权人生产产品，另一方面被指控侵犯在后外观设计专利权。故其无论与在先著作权还是与本案专利，都并非毫无关联，存在受到“权利冲突”影响的可能性。如果按照《审查指南》的规定，将其排除在可以提起无效宣告的请求人之外，则可能导致与“权利冲突”双方都存在利害关系的主体丧失了重要的救济渠道。因此，即使无效宣告请求人的资格应予限制，目前《审查指南》有关“利害关系人”的规定亦需要进一步斟酌。

四、小结

在外观设计专利授权过程中，如何解决权利冲突问题，已经超越了司法层面，属于制度设置问题。恰逢《专利法》修改之际，相关配套规章等亦有可能做后续修订，是发现和解决问题的良好契机。从本文对所涉案例的分析中，我们至少可以得出以下结论：权利冲突不仅仅影响到冲突双方的利益，还会影响到更多主体的利益以及社会公共的利益；专利无效宣告制度作为专利授权后的瑕疵救济程序是解决在先权利与专利权冲突的根本途径，因此，对于启动该程序的主体不应作过多限制；即使是从避免程序滥用的角度考虑需要限制无效宣告请求人范围，目前《审查指南》对“利害关系人”范围的限制亦需调整和斟酌，对权利冲突可能涉及的“利害关系人”应结合案情具体分析确定。笔者也希望本文的探讨能为其他类型的权利冲突问题提供参考和思路。

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