广告语宣传行为不一定构成商标性使用

通用磨坊食品亚洲有限公司是全球最大的食品公司之一，旗下拥有100多个品牌，其中包括“湾仔码头”这一速冻食品品牌。该公司注册了第1969182号“湾仔码头”图文商标并将该商标许可给通用磨坊贸易（上海）有限公司使用。该商标于2016年被认定为驰名商标[1]。

上海大鲸餐饮管理有限公司是第30类“饺子”等商品上第25693615号“我是主饺”文字商标的商标权人，目前在上海地区有十几家以“我是主饺”为品牌标识的专营饺子的门店。大鲸餐饮公司以通用磨坊食品亚洲有限公司、通用磨坊贸易（上海）有限公司在多处媒介以及部分超市广告宣传中使用的“美味江湖，新主饺”“江湖主饺，唯我独尊”等宣传用语中含有其注册商标“我是主饺”的商标创意以及商标文字主体“主饺”两字为由于2019年11月1日向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼。法院于2020年5月19日开庭审理并于11月22日依照《商标法》第48条作出驳回原告上海大鲸餐饮管理有限公司的全部诉讼请求的判决。

法院认为，“判断一项标识是否侵害他人注册商标权，一般可以从以下三个层面展开，首先要判定被告对该标识的使用是否系商标性使用，即是否以识别商品来源为目的将该标识用于商业活动中；其次，如系商标性使用，则判断被告的该种行为是否属于《商标法》第五十七条等规定的商标侵权行为；最后，如构成侵权，则确定被告责任的承担”。根据这一标准，法院从使用方式、使用目的、使用后果角度进行切入，结合商标知名度对“我是主饺”和“美味江湖，新主饺”“江湖主饺，唯我独尊”等广告语之间的对应关系对被告的广告行为是否构成商标性使用进行了详细论述：

“‘美味江湖，新主饺’‘江湖主饺，唯吾独尊’”的使用方式系描述性使用，其并非作为区别商品或服务来源的商标来使用。从两被告推出的该项宣传活动来看，“美味江湖，新主饺”“江湖主饺，唯吾独尊”广告语与同时推出的广告片相互对应。该广告片以江湖为背景，推出两位江湖主角通过一番打斗争夺水饺江湖地位的故事，以江湖“主角”影射出“主饺”。“美味江湖，新主饺”“江湖主饺，唯吾独尊”中的“主饺”文字系“主角”谐音，系在广告片的基础上为便于宣传而提炼出的简短的广告宣传语。

“两被告使用被诉侵权广告语的目的在于宣传其推出的新产品，而非识别商品来源。两被告在被诉侵权广告语的使用过程中均突出展示了其享有的“湾仔码头”商标。两被告将“湾仔码头"作为商标使用并用以区分商品来源的意图是明确的。”

“两被告使用被诉侵权广告语亦不会导致相关公众的混淆。从现有证据来看，两被告在被诉侵权产品上的“湾仔码头”商标已具有较高的知名度，消费者通过“湾仔码头”的商标已足以将原被告的商品区别开来。两被告对涉案被诉侵权广告语的使用不会破坏原告涉案“我是主饺”商标的识别性。”

判断广告语的使用行为是否属于商标性使用行为需要判断该使用行为的方式是否属于描述性使用或指示性使用，最终目的是否是为了说明商品的来源，后果是否会破坏商标的标识性，是否会造成相关公众混淆。

广告语的使用方式属于描述性使用是非商标性使用的典型合理抗辩理由。

从使用目的和后果来看，如果广告语可以使相关公众清晰区分产品与服务来源，对广告语的使用就不会破坏商标的识别性，不会造成相关公众混淆。在“全城搜索”案件[2]中，“全程搜索”为新疆全程搜索公司股东杨恩亦在多个类别注册的商标。法院认为比亚迪股份公司与游龙御驾策划公司在其活动中通过使用多种元素（特别是比亚迪商标标志）结合“全城搜索”字样，相关公众可清晰区分产品与服务来源，也不会认为与新疆全城搜索公司之间存在特定联系，社会公众并不会因为游龙御驾策划公司使用“全城搜索”字样而与新疆全城搜索公司产生联系。

在判断广告语宣传行为是否构成商标性使用时，不仅需要正确理解《商标法》第四十八条的规定，还应当参照全国人民代表大会法制工作委员会编写的《中华人民共和国商标法释义》对《商标法》第四十八条的释义：按照本条的规定，商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的的使用商标，或者将商标用于非商业活动中，都不构成本法意义上的商标使用。